L’interferenza della concorrenza sleale con i diritti di proprietà industriale (e intellettuale) nella individuazione del giudice competente. Richiami di giurisprudenza recente per l’individuazione di “casi limite”

Sommario

1. L’«interferenza» come novità del legislatore

2. L’«interferenza» al banco di prova dell’interprete

3. Alcune recenti decisioni del giudice di legittimità: l’interferenza a mo’ di fisarmonica

4. Breve osservazione conclusiva

1. L’«interferenza» come novità del legislatore

L’art. 134, comma 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cd. Codice della proprietà industriale, per brevità anche “c.p.i.”), nella formulazione posteriore alla modifica apportata dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, individua le categorie di controversie affidate alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 e, per primi, contempla «i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale (…) e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate»^[1].

Parallelamente, nel d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, istitutivo delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, poi sezioni specializzate in materia di impresa a partire dal 2012 (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1), all’art. 3, nella formulazione vigente sino al 2012, si prevedeva che «Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale^[2]». Il tenore letterale di tale norma costituisce la trasposizione letterale del testo dell’art. 16 della Legge delega 12 dicembre 2002, n. 273 (“Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”) senza alcuna specificazione del significato (giuridico) dell’espressione «fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale».

In entrambe le disposizioni, che hanno convissuto per circa tre anni sino alla citata modifica dell’art. 3, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (che oggi contiene un più vasto elenco delle materie di competenza delle sezioni specializzate e rinvia tout court, in materia di proprietà industriale, al comma 1, lett. a, «all’articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni») è richiamato il concetto di “interferenza” per individuare quelle categorie di controversie di concorrenza sleale che sono attratte nell’ambito della competenza affidata alle sezioni specializzate.

All’art. 134 c.p.i., ove la categoria è individuata per esclusione e in via residuale, sono incluse le controversie che interferiscono, anche indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, con un incerto ampliamento della nozione rispetto a quella contenuta nel d.lgs. 168/2003.

Un ulteriore elemento di differenza tra le due disposizioni è dato dalla entità cui l’interferenza si riferisce: l’art. 3 del d.lgs. 168/2003 individua la vis attractiva delle sezioni specializzate nell’interferenza tra concorrenza sleale e tutela della proprietà industrialeed intellettuale, mentre lanorma contenuta nel Codice della proprietà industriale contempla l’interferenza con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale. La prima disposizione aveva infatti indotto gli interpreti a ritenere, con approccio restrittivo, che l’interferenza potesse ravvisarsi solo in caso di formale proposizione di una specifica domanda finalizzata a richiedere tutela reale di un diritto di privativa industriale^[3].

¹ La disposizione, nella sua formulazione originaria, prevedeva che «Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale (…) ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso l’applicabilità dell’articolo 121, comma 5». La Corte Costituzionale, con sentenza 18 aprile 2007, n. 170, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (per eccesso di delega); la norma è stata quindi riscritta dall’art. 19, comma 5, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, mutando rubrica da “Norme di procedura” a “Norme in materia di competenza”.

² Se il d.lgs. 168/2003, istitutivo delle sezioni specializzate, ha ad oggetto tanto il diritto di proprietà industriale quanto il diritto di proprietà intellettuale, il d.lgs. 30/2005 disciplina (i profili sostanziali de) il diritto di proprietà industriale, su cui il presente contributo è maggiormente qualificato.

³ Trib. Venezia, 19 febbraio 2004, in Riv. dir. ind., 2005, II, 339; Trib. Milano, 12 maggio 2005, in Dir. autore, 2005, 523.

2. L’«interferenza» al banco di prova dell’interprete

Il concetto di “interferenza” ha generato non pochi dubbi di interpretazione e individuazione, come era prevedibile tenuto conto dell’utilizzo da parte del legislatore di un lessico atecnico e vago sotto il profilo giuridico, privo di richiami alle “classiche” nozioni processualistiche che denotano le relazioni tra controversie. Così, si sono avvicendate – soprattutto nella giurisprudenza di merito – varie posizioni esegetiche che hanno disegnato confini di diversa latitudine per delimitare il concetto di “concorrenza sleale interferente con (a seconda della disposizione di riferimento, l’esercizio o la tutela de) i diritti di proprietà industriale”.

Da un lato, una parte della giurisprudenza, affiancata dalla dottrina^[4] ha preferito adoperare una lettura restrittiva delle disposizioni normative in parola, ritenendo configurabile l’interferenza solo nelle ipotesi di proposizione di apposita azione (reale) volta alla tutela di diritti di privativa industriale titolati e quindi solo nei casi di previa e dimostrata registrazione dei medesimi (pur non mancando posizioni di stampo opposto^[5]). Diversi gli argomenti a sostegno di tale soluzione: in primo luogo, l’interpretazione rigida e letterale della disposizione originariamente contenuta all’art. 3, d.lgs. 168/2003 (testo normativo adottato per attuare la delega di cui all’art. 16 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273 concernente le disposizioni processuali, a differenza del Codice di proprietà intellettuale che invece è stato adottato in attuazione della delega di cui all’art. 15 Legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativa alle disposizioni di carattere sostanziale) che, appunto, riguarda l’interferenza con la tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale^[6], nonché l’esigenza di conferire un significato processualmente definito e certo alla semanticamente incerta nozione di interferenza. Secondo tale visione, l’interferenza non si configurerebbe, quindi, nei casi in cui la domanda abbia ad oggetto il solo accertamento della concorrenza sleale e siano contenute allegazioni o richiami solo generici alla tutela dei diritti di privativa, in difetto di specifiche allegazioni e senza la proposizione di correlate domande^[7]. Seguendo tale approccio, tuttavia, il concetto di interferenza non manterrebbe alcuna autonoma funzione distintiva rispetto all’istituto della connessione, già operativo secondo le regole classiche previste dal codice di rito, di talché l’intervento del legislatore finirebbe per svuotarsi di significato, non occorrendo prevedere come ipotesi specifica quello che costituisce un fenomeno di collegamento già di per sé operativo secondo le normali norme processuali. Peraltro, la nuova formulazione dell’art. 134 c.p.i. ha confermato la non praticabilità di tale soluzione, prevedendo specificatamente la vis attractiva delle sezioni specializzate in tutti i casi di connessione, anche impropria, con le controversie ad esse devolute e al contempo ampliando la competenza di tali sezioni specializzate anche alle ipotesi di interferenza indiretta, pur lasciando le stesse prive di definizione. A questa visione si può altresì obiettare che l’automatismo ad essa presupposto comporterebbe il rischio di elusione delle regole stabilite in materia di competenza tramite la mera strumentale proposizione di domande infondate, finalizzate a spostare la competenza in capo alle sezioni specializzate in materia di impresa^[8]. Basterebbe, infatti, proporre, accanto alla domanda avente ad oggetto la tutela avverso atti di concorrenza sleale, una fittizia e connessa domanda di tutela di privativa industriale, tenuto conto che la competenza deve essere valutata dal giudice a prescindere dalla fondatezza della domanda e sulla base della mera prospettazione dei fatti effettuata dalla parte (attrice o convenuta che abbia proposto domanda riconvenzionale), avuto riguardo alla causa petendi e alla specifica formulazione del petitum.

Si è quindi affermato con maggior vigore un opposto orientamento, favorevole all’interpretazione estensiva degli artt. 134 c.p.i. e 3, d.lgs. 168/2003, in ragione, da un lato, della concezione delle sezioni specializzate quali giudici specializzati ma non speciali^[9] e della conseguente possibilità di effettuare una lettura estensiva delle norme che ne disciplinano funzionamento e attribuzioni, e dall’altro, dell’opportunità di qualificare il concetto di interferenza in termini economici oltre che giuridici, proprio in forza della sua natura atecnica e volutamente ibrida. Secondo tale orientamento, l’”interferenza” sarebbe configurabile non solo nel caso in cui alla domanda di concorrenza sleale sia cumulata una connessa domanda avente ad oggetto un diritto di proprietà industriale (e intellettuale), ma anche nelle controversie di concorrenza sleale nelle quali emergano implicazioni di fatto, anche solo di natura economica, sulla circolazione di beni o servizi oggetto di privativa diritto industriale (e di diritti di proprietà intellettuale). Questa visione ha trovato pieno accoglimento nella giurisprudenza di legittimità. La prima sezione della Corte di cassazione, con la pronuncia 9 aprile 2008, n. 9167, ha diffusamente posto l’attenzione «sul significato e la portata del concetto di interferenza applicato alla relazione tra due materie, quella della concorrenza sleale e quella della tutela della proprietà industriale e intellettuale», osservando che non ricorre tanto una questione di interpretazione estensiva o restrittiva della disposizione, «quanto piuttosto [di] interpretazione del concetto di interferenza utilizzato dal legislatore delegato in conformità alla previsione della legge di delegazione» e che l’utilizzo da parte del legislatore di una locuzione atecnica e inusuale nel lessico processuale, dovrebbe indurre l’interprete a individuare un ambito di operatività del concetto di interferenza che non si risolva in quelli noti al codice di rito. Si è così ritenuta maggiormente rispondente alla ratio della istituzione delle sezioni specializzate una lettura dell’art. 3, d.lgs. 168/2003 che individui la competenza di tali sezioni specializzate nelle controversie in materia di concorrenza sleale a prescindere dalla formale proposizione di azioni reali accanto alla domanda di repressione della concorrenza sleale e di risarcimento dei danni, sulla base della deduzione operata dalle parti di fatti in astratto interferenti con la esistenza di un diritto di proprietà industriale e intellettuale, escludendo tale competenza solo laddove non si ponga la necessità di conoscere o accertare, neanche indirettamente, l’esistenza di un diritto di proprietà industriale e intellettuale.

La giurisprudenza di legittimità ha quindi consolidato il proprio iter argomentativo, escludendo (ormai pacificamente) dalla competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa unicamente le controversie aventi ad oggetto casi di concorrenza sleale c.d. pura, «in cui la lesione dei diritti riservati non costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure incidenter tantum nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza»^[19].

La vis attractiva delle sezioni specializzate in materia di impresa, in buona sostanza, prescinde dalla formalizzazione di una specifica azione avente ad oggetto la tutela di diritti di proprietà industriale e si giustifica in relazione alla qualità dei fatti allegati a fondamento della domanda di repressione della concorrenza sleale e/o di risarcimento dei danni avanzata al giudice: la deduzione di fatti, in astratto, interferenti con l’esistenza di un diritto di proprietà industriale e intellettuale è elemento sufficiente per radicare la competenza in capo alla sezione specializzata in materia di impresa, indipendentemente dalla fondatezza della domanda (ancora, Cass. civ., Sez. VI-I, 5 febbraio 2018, n. 2680 che conferma il «principio per cui la competenza si determina in base alla domanda secondo la prospettazione che ne fa l’attore ed indipendentemente dalla sua fondatezza, in ragione del circostanziato quadro di elementi fattuali che la disamina degli atti offre in questa direzione»). E ciò anche a prescindere dalla natura dell’azione, reale o personale, che è stata intrapresa e dal tipo di diritto, titolato o meno, di cui è stata richiesta tutela^[11]. Così concludendo, è evidente che le ipotesi contemplate dall’art. 2598 c.c. vengono per lo più attratte alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, salvi alcuni rari casi in cui la controversia non presenta alcun punto di contatto con diritti, titolati e non, contemplati nel Codice della proprietà industriale^[12]. Questa quasi totale attrazione della concorrenza sleale nell’ambito di competenza delle sezioni specializzate, del resto, appare coerente con quanto sembra auspicare il legislatore nella stessa relazione al Codice della proprietà industriale^[13], laddove ribadisce che primo principio e criterio direttivo fornito dal legislatore della legge delega, emanata per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, è il «coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica». Per procedere all’individuazione del giudice competente in tali controversie in materia di concorrenza sleale è quindi richiesto al giudice di condurre l’esame delle domande avanzate con specifico riferimento al novero dei fatti posti dall’attore a fondamento delle medesime al fine di individuare la sussistenza di una eventuale interferenza rilevante (anche indiretta) con i diritti di proprietà industriale e di scindere tali ipotesi da quelle in cui ricorrono fattispecie di concorrenza leale pura; tali questioni, però, stando alle ordinarie regole processuali previste dal codice di rito, devono pur sempre essere decise «in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni» (art. 38, ultimo comma, c.p.c.). Il limite all’autonoma rilevanza dei fatti prospettatati dall’attore, ai fini della determinazione della competenza, è dunque costituito da un’eventuale prospettazione artificiosa o prima facie infondata finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge^[14]. Il rischio dell’inserimento di una nozione fluida come quella dell’interferenza è dunque quello di alterare la latitudine dell’indagine che il codice di rito riserva alla questione della competenza, ristretta alle prospettazioni delle parti e con ampliamento limitato alle sole «sommarie informazioni».

⁴ D. Capra, Nuovi orientamenti in tema di competenza delle Sezioni specializzate, nota a Corte appello 12 luglio 2004, n. 3249 in Riv. Dir. Ind., 2005, 54 ss.

⁵ Cfr., all’indomani dell’istituzione delle sezioni specializzate, Trib. Roma, 27 luglio 2004, in De Jure, ove si osserva, in merito al tema dell’interferenza, che: «nessun chiarimento è fornito dalla relazione ministeriale allo schema definitivo di decreto delegato dalla quale si desume la volontà del legislatore delegato di rimettere agli interpreti di chiarire l’esatto significato della disposizione (…)» e, sulla base del «principio di uguaglianza e d[e]l criterio di interpretazione della legge ordinaria in senso conforme alla costituzione» si giunge ad «estendere la competenza per materia delle Sezioni specializzate dalle fattispecie di concorrenza sleale previste dalla Convenzione d’Unione di Parigi (l’art.1.2 della C.U.P. stabilisce che “la protezione della proprietà industriale ha per oggetto anche la repressione della concorrenza sleale”), norma di rango costituzionale, anche alle ipotesi che non siano previste dalle fonti di diritto sopranazionale» e si finisce «per attribuire alla competenza delle sezioni specializzate tutte le materie riconducibili alla proprietà intellettuale non esplicitamente richiamate dall’art. 3, d.lgs. n. 168/2003».

⁶ Trib. Venezia, 4 dicembre 2003 e Trib. Venezia, 19 febbraio 2004, entrambe in Riv. Dir. Ind., 2005, 339, con nota di C.E. Mayr, La concorrenza sleale interferente; Trib. Venezia, 15 luglio 2004, in Riv. Dir. Ind., 2005, 36, con nota di D. Capra, Nuovi orientamenti in tema di competenza delle Sezioni specializzate, cit.; Trib. Bologna, 5 ottobre 2004, in Dir. e pratica società, 2005, 75; Trib. Chiavari, 1 febbraio 2005, in Rep. Foro it., 2005; Trib. Mantova, 7 aprile 2005, in Dir. ind., 2006, 436, con nota di L. Tavolaro, Tutela della ditta e sezioni specializzate.

⁷ P. Esposito, Osservazioni in tema di competenza per materia delle Sezioni specializzate alla luce delle disposizioni procedurali degli artt. 120, quarto comma e 134, primo e terzo comma, del Codice di proprietà industriale, nota a Trib. Pinerolo, 17 giugno 2008, in Riv. dir. ind., 2009, 85.

⁸ V. Trib. Bologna, 4 febbraio 2004: «il principio generale per cui la competenza deve essere determinata con riferimento alla domanda, come proposta al giudice, prescindendo da ogni indagine sul fondamento delle allegazione dell’attore, fa salva tuttavia l’ipotesi in cui tale prospettazione risulti manifestamente strumentale e costituisca un mero artificio per eludere le norme sulla competenza», in Riv. dir. ind., 2004, II, 183 ss., con nota di E. Bandera, Della concorrenza sleale interferente: primi orientamenti giurisprudenziali.

⁹ Si tratta di un aspetto controverso e a lungo dibattuto, che ha interessato anche la questione relativa alla qualificazione del rapporto tra giudice ordinario e sezioni specializzate in materia di impresa in termini di competenza o di riparto interno delle funzioni, alla quale è stata fornita una soluzione dal recente intervento Cass. civ., Sez. Un., 23 luglio 2019, n. 19882.

¹⁰ Cfr. Cass. civ., sez. I, 9 aprile 2008, n. 9167; Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2010, n. 12153; Cass. civ., sez. VI, 23 settembre 2013, n. 21762.

¹¹ M. Filippelli, La concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale ed intellettuale alla luce dei recenti interventi della Corte di Cassazione, nota a Cass. civ., sez. I, 9 aprile 2008, n. 9167 (v. nota che precede), in Riv. dir. ind., 2009, 4-5, 343 ss.: l’A. ritiene che la nozione di “proprietà industriale” fornita dal codice stesso sia «chiaramente inclusiva anche di diritti c.d. non titolati, tra cui i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le indicazioni di origine, le denominazioni geografiche e le informazioni aziendali riservate. Peraltro, proprio questa definizione, secondo attenta dottrina, avrebbe eliminato la contrapposizione tra tutela reale per i diritti titolati e tutela personale per quelli non titolati, estendendo la qualificazione “proprietaria”, e quindi la tutela reale, anche ai diritti non titolati».

¹² A. Mastrorilli, Concorrenza sleale e copyright, in Riv. dir. ind., 2009, 4, 364.

¹³ T. Lomonaco, Sezioni specializzate e concorrenza sleale «interferente»: le nuove prospettive offerte dal Codice della Proprietà industriale, in Giur. it., 2006, 1208, nota a Tribunale Napoli, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, 15 dicembre 2005.

¹⁴ V. Cass. civ., sez. III, 6 agosto 1997, n. 7277; nel medesimo senso, Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2000, n. 152; Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2000, n. 15367: Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2001, n. 10226; Cass. civ., sez. II, 11 luglio 2003, n. 10966.

3. Alcune recenti decisioni del giudice di legittimità: l’interferenza a mo’ di fisarmonica

L’analisi delle pronunce in materia di competenza rese sul tema si rivela di fondamentale importanza per individuare le ipotesi astrattamente riconducibili alla categoria delle controversie “interferenti” e quelle che invece possono ancora definirsi di “concorrenza leale pura”.

Di recente, la Corte di Cassazione, sez. VI, con la pronuncia 24 maggio 2019, n. 14171, resa in sede di regolamento di competenza d’ufficio, ha ricondotto alla categoria delle controversie di concorrenza leale pura una domanda giudiziale di risarcimento del danno per sviamento della clientela avente ad oggetto tali pretese attività di sviamento e di violazione del patto di non concorrenza da parte del convenuto consistente nell’esercizio di illecite pressioni su soggetti terzi e «nell’utilizzo indebito del sito internet e dell’indirizzo di posta elettronica appartenenti all’impresa ceduta», non essendo stata prospettata alcuna lesione dei diritti di proprietà industriale. Nella sintesi sullo svolgimento del processo contenuta nel provvedimento viene menzionato l’avvenuto acquisto da parte dell’attore dell’azienda del convenuto, comprensiva del sito internet, e si dà atto che le presunte condotte sleali lamentate siano state poste in essere «anche grazie all’uso del sito internet e dell’indirizzo di posta elettronica dell’impresa che lo stesso convenuto aveva ceduto alla società attrice», non essendoci, invece, alcuna «menzione nell’atto di citazione di presunte sottrazioni di segreti aziendali altrui». Il profilo dell’utilizzo del domain name altrui – in quanto ceduto dal convenuto, cui sono imputate le condotte sleali, all’attore – non viene quindi valorizzato quale possibile profilo interferente con un diritto di privativa, nonostante l’interferenza con i diritti di proprietà industriale non sconti ormai la differenza tra diritti titolati e diritti non titolati e il sito internet costituisca pacificamente un segno distintivo dell’impresa^[15].

Con un’altra recente pronuncia, la Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, ha affermato la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in una controversia avente ad oggetto domande di accertamento della concorrenza sleale per confusione (art. 2598 c.c.) e sviamento di clientela e di inibitoria per violazione del divieto di non concorrenza di cui all’art. 2557 c.c. Nella vicenda prospettata dall’attore sono state allegate, quali condotte idonee a cagionare confusione e sviamento della clientela, l’apertura a poca distanza dalla sede operativa della società attrice di un esercizio commerciale, gestito anche da un ex socio e gestore della società attrice, il conferimento allo stesso di un aspetto esteriore volutamente identico all’esercizio dell’attore, la confondibilità dell’insegna con quella della società attrice. Il Tribunale di Torre Annunziata adìto, sprovvisto di sezione specializzata in materia di impresa, dichiara la propria incompetenza, ritenendo che l’attore, lamentando, tra le condotte prospettate a fondamento della domanda, l’utilizzazione da parte dei convenuti di un’insegna per l’identificazione del nuovo esercizio commerciale molto simile alla propria, avesse prospettato la violazione di un diritto di proprietà industriale e che, per tale ragione, la domanda proposta fosse riconducibile all’art. 134, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. L’attore, proponendo regolamento avverso il provvedimento declinatorio della competenza, sostiene che il riferimento alle insegne dei rispettivi negozi debba ritenersi insufficiente per dichiarare la competenza della sezione specializzata, non essendo l’insegna riconducibile ai diritti di proprietà industriale previsti dall’art. 3, d.lgs. 168/2003 (applicabile ratione temporis nella versione ante riforma). La Suprema Corte, rigettando l’impugnazione, ha affermato che l’insegna, «in quanto costituita dalla scritta o dall’immagine adoperata per consentire l’identificazione dei locali in cui si svolge l’attività a contatto con il pubblico», appartiene alla categoria dei segni distintivi dell’impresa (argomento facilmente ricavabile anche dall’art. 22 c.p.i. rubricato “Unitarietà dei segni distintivi”) e che per tale ragione la controversia rientra indubbiamente nella materia di proprietà industriale, o quanto meno che essa è interferente con l’esercizio dei relativi diritti. Inoltre, la connessione esistente tra la domanda di accertamento della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. e quella di violazione del divieto di concorrenza fondata sulla violazione dell’art. 2557 c.c. «per la comunanza del petitum e l’alternatività dei titoli allegati a sostegno della pretesa» implica l’estensione anche alla seconda della competenza per la prima. Sebbene la soluzione fornita dal giudice di legittimità appaia coerente con il dettato normativo e la giurisprudenza ormai solida sul tema, alcuni passaggi argomentativi si rivelano “sommari” e poco precisi. In effetti, la Corte propone una soluzione confusa laddove qualifica le domande proposte come relative a «materia di proprietà industriale o quanto meno interferente con l’esercizio dei relativi diritti», senza specificare se si tratti della prima o della seconda ipotesi e in che termini, ove ricorra (come in effetti si crede) una ipotesi di interferenza, quest’ultima sia configurabile con riferimento allo sviamento di clientela dovuto all’apposizione di una insegna confondibile, quale segno distintivo non espressamente richiamato dalla norma. Sotto un altro profilo, la competenza della sezione specializzata del Tribunale di Napoli per entrambe le domande proposte viene ricondotta alla «comunanza del petitum e l’alternatività dei titoli allegati a sostegno della pretesa»; in realtà, da quanto viene riportato in merito al pregresso svolgimento del processo, l’attore ha proposto due distinte domande (di accertamento della concorrenza sleale e di inibitoria del comportamento lesivo del divieto di concorrenza exart. 2557 c.c.), ponendo a fondamento delle stesse i medesimi fatti costitutivi, sicché la loro connessione non si basa, né tanto meno potrebbe (per ragioni logiche prima che giuridiche), come invece affermato dal giudice di legittimità, sulla identità di petitum, quanto, semmai, sulla unicità della causa petendi e dell’interesse sostanziale sotteso alle domande. L’identità soggettiva delle parti, la presenza, cioè, di un cumulo unicamente oggettivo, e la natura “funzionale” della competenza delle sezioni specializzate(quale ulteriore causa di vis attractiva), in ogni caso, sarebbero già di per sufficientemente idonei a giustificare la competenza della sezione specializzata del Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 104 c.p.c., anche per la domanda exart. 2557 c.c.

Peraltro, nella giurisprudenza di merito, la medesima questione della riconducibilità della tutela dell’insegna – quale segno distintivo dell’impresa – alle materie demandate alla competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa era stata precedentemente risolta in senso contrario, sulla base di un approccio formalistico secondo cui «la tutela della ditta e dell’insegna non è contemplata nella prima parte [dell’art. 3 del d.lgs. n. 168/03] mentre l’espressione proprietà industriale ed intellettuale riguarda unicamente le materie elencate nella prima parte dell’art. 3 cit. [marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore]»^[16].

L’interferenza assume quindi le sembianze di una fisarmonica, che viene compressa ed estesa a seconda dei casi (o dei giudici che li esaminano), senza un certo e individuabile criterio di riferimento. Così, nel primo dei provvedimenti appena riassunti, la Corte “comprime” il mantice di questa fisarmonica, escludendo che l’utilizzo abusivo del domain name (sito Internet), quale bene facente parte dell’azienda ceduta all’acquirente danneggiato (attore nel giudizio), possa costituire un indice di interferenza e quindi attrazione nella competenza della sezione specializzata in materia d’impresa, senza porsi la questione se esso, in qualità di segno distintivo, costituisca un diritto non titolato oggetto di privativa da parte dell’impresa proprietaria; con la seconda pronuncia, invece, la confondibilità dell’insegna, anch’essa parte della categoria dei “segni distintivi”, è stata ritenuta idonea a configurare una ipotesi di interferenza o addirittura, anche se non chiarito a dovere, tutelata sulla base di una implicita e intrinseca natura di diritto (non titolato) di proprietà industriale.

Da ultimo, sul tema si è espressa la Corte di cassazione, con ordinanza Sez. VI, 24 giugno 2019, n. 17161, decidendo su un regolamento di competenza proposto avverso la decisione con cui il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato la propria incompetenza a favore della sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Brescia. Con tale recente pronuncia il giudice di legittimità ha riaffermato la propria posizione e i principi già espressi, includendo nella categoria di controversie di concorrenza sleale interferenti quella sottoposta all’esame, in cui i fatti dedotti in giudizio a fondamento della richiesta di risarcimento dei danni si basavano sulla violazione dell’esclusiva brevettuale (brevetto per invenzione industriale) dell’attrice e, in generale, sulla condotta sleale della concorrente concretatasi nella divulgazione di segreti afferenti al processo produttivo e informazioni sull’identità della clientela dell’attrice. La Corte, accogliendo il ricorso, osserva che la prospettazione dei fatti operata dall’attrice, tramite il richiamo del precedente e pregiudiziale giudizio avente ad oggetto la validità del brevetto, deve considerarsi interna al diritto di esclusiva brevettuale (e per tale ragione assorbe ogni questione relativa alla diffusione dei segreti industriali come ulteriore indice di “interferenza”) e ribadisce che i casi per i quali è esclusa la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sono quelli in cui la prospettazione della domanda non contenga fatti costitutivi giuridicamente qualificabili come fenomeni di lesione di diritti di privativa industriale.

¹⁵ Nella Relazione illustrativa al Codice della proprietà industriale si afferma esplicitamente che «i cosiddetti nomi a dominio costituiscono una nuova categoria di segni distintivi che svolgono la loro funzione nell’ambito della rete telematica di Internet consentendo a chi “naviga” di individuare siti e pagine web contenenti informazioni anche figurative di qualsiasi genere». Nella giurisprudenza di merito, v. Tribunale Napoli, 7 luglio 2005: «il nome a dominio aziendale, tale essendo quello utilizzato in ambito imprenditoriale, o almeno pubblicitario, costituisce – nella vigenza del codice della proprietà industriale – segno distintivo tipico non titolato»; Tribunale Lucca, 25 maggio 2005: «Un nome di dominio può confondersi con un marchio d’impresa giacché, per la sua capacità di identificare l’utilizzatore del sito “web” e i servizi offerti al pubblico, il “domain name” assume le caratteristiche e la funzione di un vero e proprio segno distintivo». Tribunale Mantova, 5 giugno 2004: «In ragione della sua funzione, il “domain name” può essere assimilato, quale segno distintivo atipico, all’insegna», tutte in De Jure.

¹⁶ Tribunale di Trani, Sez. II, 8 settembre 2015, in Riv. dir. ind., 2017, 3, 289 ss., con nota di F. Paesan, Il conflitto tra ditte e insegne patronimiche.

4. Breve osservazione conclusiva

Le pronunce brevemente richiamate, pur muovendosi ormai in uno scenario di apparente stabilità dei principi professati in materia di competenza delle sezioni specializzate e dei criteri per la qualificazione dei casi di concorrenza sleale pura (come ipotesi di controversie non interferenti), nascondono, dietro la ripetizione dell’ormai consolidato principio che si rintraccia nella quasi totalità dei provvedimenti emessi sul tema, una concreta difficoltà di catalogazione delle fattispecie in cui viene in rilievo la tutela dei segni distintivi “non titolati”. In alcune pronunce la deduzione dell’utilizzo illecito di tali segni distintivi “atipici” o “non titolati” induce la Corte di cassazione a ritenere senz’altro configurabile una ipotesi di interferenza; in altri casi, invece, la Corte sembra adoperare un criterio più restrittivo e formalistico, escludendo la rilevanza di tali segni distintivi (come nel caso del domain name supra richiamato) per la vis attractiva della competenza delle sezioni specializzate. Questo andamento costante sul piano teorico, ma singhiozzato su quello pratico, conferma, a distanza di quindici anni dall’emanazione del Codice della proprietà industriale, la necessità di porre rimedio alla confusione linguistica del legislatore e di chiarire il concetto di interferenza, con nuove e più precise coordinate, al fine di orientare gli operatori e migliorare gli strumenti per raggiungere una più rapida ed efficace gestione delle controversie in materia di impresa. Finalità, questa, che lo stesso legislatore si è proposto^[17] e che la pratica giudiziale ha dimostrato non essere praticamente perseguibile mischiando nozioni economiche e giuridiche, giacché il corretto funzionamento del processo richiede l’esistenza di binari inequivoci.

¹⁷ V. Relazione Illustrativa al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, paragrafo relativo all’art. 2, ove vengono enunciati gli obiettivi cui la riforma tende, in particolare «ampliare la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, al fine di istituire delle vere e proprie sezioni specializzate in materia di impresa, a cui affidare la trattazione di quelle controversie in cui – tenuto conto dell’elevato tasso tecnico della materia – è maggiormente sentita l’esigenza della specializzazione del giudice» e «attraverso la concentrazione delle cause presso un numero ridotto di uffici giudiziari (…) ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medio/grandi dimensioni, aumentando in tal modo la competitività di tali imprese sul mercato».