Il marchio registrato e il marchio non registrato

Scarica PDF Stampa
In questo articolo parleremo di marchio registrato e marchio non registrato, volendo sottolineare i caratteri e le differenze tra loro.

Indice:

Il marchio registrato

Il marchio registrato è un segno distintivo che, a seguito di deposito e successiva concessione da parte di un ente governativo preposto, gode di una particolare tutela giuridica nei confronti di terzi. In quanto segno distintivo identifica un bene o servizio indicandone la fonte di origine nel titolare.

I diritti in capo al titolare del marchio registrato partono dalla data di deposito della domanda di registrazione oppure, se previsto dalle leggi e regolamenti, dall’utilizzo protratto dello stesso segno per gli stessi prodotti o servizi attraverso la cosiddetta rivendicazione d’uso.

I diritti di privativa hanno durata limitata nel tempo variabile a seconda delle legislazioni dei singoli stati e sono rinnovabili previa procedura apposita e pagamento delle relative tasse.

>> Leggi anche l’articolo “Marchio: definizione e caratteristiche”

L’utilizzo

Il marchio registrato garantisce ai consumatori di poter risalire alla fonte d’origine dei prodotti o servizi da esso contrassegnati e al titolare di poter impedire a terzi l’uso di marchi confondibili per prodotti o servizi identici o affini.

A seconda delle legislazioni il marchio che non viene utilizzato, di solito per cinque anni dalla data di deposito, anche se non decada automaticamente non può essere fatto valere in un eventuale giudizio di merito contro l’uso in buona fede fatto da soggetti terzi.

L’uso del marchio registrato può essere fatto dal titolare del marchio stesso o da soggetti terzi autorizzati dal medesimo attraverso accordi di vario genere.

Tra i più utilizzati vi sono contratti di licenza, di franchising, di sponsorizzazione.

L’uso del marchio registrato non può mai essere fatto, a pena di decadenza, in modo da generare nel pubblico dei consumatori dubbi sulla provenienza dei prodotti o servizi.

In alcuni paesi è necessario produrre durante il periodo di validità del marchio, vale a dire, il periodo per il quale secondo le leggi vigenti il marchio è stato registrato, delle dichiarazioni d’uso, ad esempio in USA.

Simili dichiarazioni non comportano l’effettiva produzione di materiale documentale come etichette, imballaggi o altro, ma una dichiarazione giurata del titolare.

I simboli

In Italia non esistono leggi che impongono particolari simboli per contraddistinguere i marchi registrati.

L’uso dei simboli in questione non è obbligatorio dal punto di vista legale né fornisce alcuna ulteriore protezione. Essi vengono tuttavia utilizzati come deterrente contro possibili contraffazioni in quanto indicano che il marchio in questione è registrato o quantomeno sono state attivate domande di privativa.

L’aggiunta del simbolo ® accanto al marchio serve a ricordare che si tratta di segno distintivo registrato, un sistema per evitare la decadenza per volgarizzazione del marchio (poiché al pubblico viene in un certo senso ricordato che si tratta sempre di un marchio registrato, non di una denominazione generica o altro). Un marchio registrato all’estero può essere riconosciuto anche tramite i seguenti simboli:

  • (“marchio commerciale” dall’inglese Trade Mark, formato dalle lettere “TM“, i marchi che lo riportano hanno richiesto la registrazione ma sono ancora in attesa di approvazione; marchio usato per la sponsorizzazione).
  • (“marchio di servizio” dall’inglese Service Mark, formato dalle lettere “SM” in apice, negli USA viene utilizzato per identificare i servizi piuttosto dei prodotti; marchio di servizio non registrato, marchio usato per la sponsorizzazione).

È sconsigliabile utilizzare questi simboli se questo non corrisponde al vero.

L’articolo 127 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) prevede infatti una sanzione amministrativa per chiunque appone su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a fare credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato.

Manuale pratico dei marchi e dei brevetti

Questa nuova edizione dell’opera analizza in modo completo la disciplina dei marchi, dei segni distintivi, dei brevetti per invenzioni e modelli e degli altri diritti di privativa industriale, tenuto conto dei più recenti indirizzi giurisprudenziali e delle numerose novità legislative, in larga parte derivanti dalla necessità di adeguare il sistema nazionale alle disposizioni dettate dall’Unione europea. Il volume è aggiornato agli ultimi interventi normativi, che hanno modificato in maniera rilevante il codice della proprietà industriale. In particolare, vengono esaminati e commentati i seguenti testi normativi:– d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, in tema di segreti commerciali;– d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, che ha aggiornato la disciplina dei marchi commerciali;– d.l. 30 aprile 2019, n. 24 (c.d. «decreto crescita»), che ha apportato varie modifiche al codice, istituendo il «marchio storico» e introducendo nuove modalità di contrasto alla contraffazione. Ampio spazio è dato anche alle recenti disposizioni nazionali in tema di tutela brevettuale unitaria. Caratterizzato da un taglio sistematico e operativo, il testo affronta i principali temi legati alla proprietà industriale, esaminando le fonti nazionali, dell’Unione europea e sovranazionali. Ampio spazio viene dedicato alle strategie processuali utilizzabili in difesa dei diritti di privativa dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa. La trattazione approfondisce, inoltre, i fenomeni connessi alla Società dell’Informazione e alla tutela dei segni d’impresa in Internet, analizzando in maniera completa le fonti internazionali ed europee che hanno disciplinato la materia.   Andrea Sirotti GaudenziÈ avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto Nazionale per la Formazione Continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Diritto all’oblio: responsabilità e risarcimento”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, e “Codice della proprietà industriale” e “I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati dadiverse testate. Collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.

Andrea Sirotti Gaudenzi | 2019 Maggioli Editore

66.00 €  62.70 €

Il marchio non registrato

Il marchio non registrato, nel diritto italiano, è quel tipo di marchio di fatto che, proprio per non essere stato registrato, gode di una tutela giuridica più labile.

La tutela del marchio su scala nazionale richiede la registrazione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, gestito dal Ministero dello sviluppo economico.

Al titolare che deponga domanda di registrazione di un marchio spetta il diritto esclusivo all’utilizzazione dello stesso su tutto il territorio italiano.

Chi utilizza un marchio di fatto non gode della tutela giuridica che deriva dalla registrazione e rischia di incorrere in alcuni inconvenienti, tra gli aspetti negativi della mancata registrazione c’è la maggiore facilità del marchio ad essere contraffatto, oltre al fatto di poter essere registrato da un altro soggetto.

Quando l’uso di fatto di un marchio entri in conflitto con una successiva registrazione dello stesso, si fa riferimento ad alcune normative nazionali che si pronunciano in merito al preuso, vale a dire, all’uso di un marchio di fatto che in un secondo tempo viene registrato da altri soggetti.

La tutela codicistica

Il marchio non registrato viene tutelato a norma dell’articolo 2571 del codice civile, che stabilisce che chi usa un marchio senza registrarlo, ha la possibilità di continuare ad utilizzarlo, nonostante un’eventuale registrazione operata da terzi, sempre nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso.

Il semplice utilizzo del marchio non registrato attribuisce all’imprenditore il diritto esclusivo di usarlo con le modalità e nei limiti territoriali nei quali lo ha sempre utilizzato.

Se venga richiesta la registrazione di un marchio utilizzato da un altro soggetto, la giurisdizione offre una tutela al preutente che abbia usato il marchio per molto tempo, senza tuttavia registrarlo. ‘’entità di questa tutela dipende però dall’estensione territoriale nel quale il marchio utilizzato dal preutente risulta noto.

Come disposto dall’art. 12, comma 1, lett. b, del codice della proprietà industriale (d. lgs. 10-2-2005, n.30), l’uso precedente di un segno che abbia una notorietà puramente locale, non intacca il requisito della novità, indispensabile per la registrazione del marchio su scala nazionale.

In questo caso, il preutente ha il diritto di continuare a utilizzare il marchio nonostante lo stesso sia stato registrato da terzi, sempre nei limiti della diffusione locale.

La tutela è più estesa se il marchio non registrato gode di una diffusione “non locale”, in questo caso il preutente può impedire la registrazione del marchio da parte di terzi.

La diffusione ultraregionale del marchio farebbe venire meno il requisito della novità, che è condicio sine qua non per la registrazione e l’utilizzo esclusivo dello stesso sul territorio nazionale. In entrambi i casi, è il preutente che si deve preoccupare di fornire le prove atte a dimostrare che la diffusione del marchio è precedente alla richiesta di registrazione dello stesso da parte di altri soggetti.

>> Per approfondimenti, leggi l’articolo “La tutela del marchio di fatto “

Consigliamo il volume:

Manuale pratico dei marchi e dei brevetti

Questa nuova edizione dell’opera analizza in modo completo la disciplina dei marchi, dei segni distintivi, dei brevetti per invenzioni e modelli e degli altri diritti di privativa industriale, tenuto conto dei più recenti indirizzi giurisprudenziali e delle numerose novità legislative, in larga parte derivanti dalla necessità di adeguare il sistema nazionale alle disposizioni dettate dall’Unione europea. Il volume è aggiornato agli ultimi interventi normativi, che hanno modificato in maniera rilevante il codice della proprietà industriale. In particolare, vengono esaminati e commentati i seguenti testi normativi:– d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, in tema di segreti commerciali;– d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, che ha aggiornato la disciplina dei marchi commerciali;– d.l. 30 aprile 2019, n. 24 (c.d. «decreto crescita»), che ha apportato varie modifiche al codice, istituendo il «marchio storico» e introducendo nuove modalità di contrasto alla contraffazione. Ampio spazio è dato anche alle recenti disposizioni nazionali in tema di tutela brevettuale unitaria. Caratterizzato da un taglio sistematico e operativo, il testo affronta i principali temi legati alla proprietà industriale, esaminando le fonti nazionali, dell’Unione europea e sovranazionali. Ampio spazio viene dedicato alle strategie processuali utilizzabili in difesa dei diritti di privativa dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa. La trattazione approfondisce, inoltre, i fenomeni connessi alla Società dell’Informazione e alla tutela dei segni d’impresa in Internet, analizzando in maniera completa le fonti internazionali ed europee che hanno disciplinato la materia.   Andrea Sirotti GaudenziÈ avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto Nazionale per la Formazione Continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Diritto all’oblio: responsabilità e risarcimento”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, e “Codice della proprietà industriale” e “I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati dadiverse testate. Collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.

Andrea Sirotti Gaudenzi | 2019 Maggioli Editore

66.00 €  62.70 €