Marchio di fatto e marchio registrato
Si distingue il marchio di fatto dal marchio registrato che, con il processo di registrazione davanti a un ufficio preposto, gode di una protezione rafforzata, avendo data sicura, mentre il marchio di fatto deve dimostrare sia la notorietà sia il preuso esteso.
La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare, e alla scadenza può essere rinnovata per altri dieci anni.
In Italia è disciplinato dagli articoli da 7 a 28 del codice della proprietà industriale.
Le fonti giuridiche del marchio
Le fonti di diritto che regolano la disciplina del marchio di impresa si distinguono in fonti nazionali, fonti dell’Unione Europea e fonti internazionali.
Sono fonti nazionali
- il codice civile, che disciplina il marchio agli articoli 2569 – 2574;
- il codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche), articoli 7 – 28.
Sono fonti dell’Unione europea
- la Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
- la Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa;
- il Regolamento n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario;
- il Regolamento CE 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE); n. 40/94 sul marchio comunitario (come modificato dal Regolamento n. 355/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009).
Il Regolamento CE 2869/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (come modificato dal Regolamento n. 355/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009).
Il Regolamento CE 216/96 della Commissione del 5 febbraio 1996 che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno.
Sono fonti internazionali
- la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883 (come successivamente modificata).
- il Trattato sul diritto dei marchi, sottoscritto a Ginevra il 27 ottobre 1994.
Le caratteristiche del marchio
Per essere tutelato giuridicamente, il segno che si intende registrare come marchio deve avere determinati requisiti di tutela:
Originalità (art. 13 c.p.i), deve avere carattere distintivo.
Deve essere composto in modo da consentire l’individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti dello stesso genere presenti sul mercato.
Non possono essere utilizzati come marchi:
Le denominazioni generiche del prodotto o del servizio o la loro figura generica, ovvero meramente descrittiva delle sue caratteristiche o di uso comune (ad esempio, scotch drink per una bevanda a base di whisky).
Le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali, come la qualità, la quantità, la destinazione e (ad eccezione dei marchi collettivi) della provenienza geografica del prodotto (ad esempio, non si usa l’espressione “brillo” come marchio per prodotti lucidanti).
I segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente come le parole “super”, “extra”, “lusso”.
Le denominazioni generiche in lingua straniera sono tutelabili come marchi se la lingua non è conosciuta in Italia o se le parole straniere non sono note nel loro significato al consumatore medio italiano (ad esempio, venne negata la registrazione del marchio.
Il requisito di originalità è rispettato quando si utilizzano parole o figure che non hanno nessuna relazione con il prodotto contraddistinto.
È possibile utilizzare come marchio denominazioni generiche o parole di uso comune modificate o combinate tra loro in modo fantasioso.
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La verità (art. 14, 1° comma, lett. b, c.p.i)
Il principio della verità vieta di inserire nel marchio “segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi.
Non significa che il marchio svolga funzione della qualità del bene.
Ad esempio, è stato ritenuto ingannevole il marchio New England per prodotti di abbigliamento fabbricati in Italia.
La Novità (art. 12 c.p.i.)
Non deve essere stato utilizzato in precedenza come marchio, ditta o insegna per prodotti o servizi uguali o simili a quelli per i quali se ne richiede la registrazione.
Non deve consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.
Il requisito di novità è un aspetto complementare ma distintivo rispetto all’originalità.
Il marchio “aeroplano” per calzature è di sicuro originale però non è nuovo se registrato come marchio per calzature da un altro imprenditore perché crea confusione tra i consumatori.
Un’importante distinzione si deve fare tra marchi cosiddetti ordinari e marchi cosiddetti celebri (Ferrari, Armani).
Per i primi la novità manca se sussiste il rischio di confusione per il fatto che il marchio è identico o simile a segni già noti come marchi per prodotti o servizi identici o affini.
Per i secondi, senza nessun limite di affinità di prodotto o servizio, è sufficiente che si tragga “indebitamente vantaggio del carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore” (art.12, 1° comma, lett. f). ad esempio, difetta dal requisito della novità il marchio delle auto da corsa Ferrari utilizzato da un produttore di orologi.
La Liceità (art. 14 c.p.i.)
Non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali (art. 10 c.p.i.), vale a dire segni lesivi di diritti altrui.
Non possono essere registrati come marchi i ritratti di persona senza il consenso dell’interessato (art. 8, 1° comma, c.p.i.)
Il consenso dell’interessato è necessario anche per poter usare come marchio il nome di persona che ha acquistato di notorietà (ad esempio un calciatore o un’attrice).
Il difetto dei requisiti sopra scritti comporta la nullità del marchio (art. 25 c.p.i.), che può essere relativa anche a parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato.
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Andrea Sirotti Gaudenzi | 2019 Maggioli Editore
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