Uso del marchio notorio all’interno di una attività di noleggio

Il marchio è un segno distintivo usato dall’imprenditore per contraddistinguere e quindi distinguere sul mercato i propri prodotti; l’ordinamento ne riconosce una valida tutela, attribuendo al titolare l’uso esclusivo, essenziale per la funzione distintiva, vietando ai terzi la registrazione e l’uso dello stesso segno o di segni confondibili e comunque interferenti con la sua sfera di rilevanza, e tutelandone altresì il valore strumentale dovuto alla sua conoscenza ed alla sua affermazione presso il pubblico.

Il diritto di esclusiva

Con riferimento al contenuti del diritto di esclusività, è necessario considerare la regola dell’esaurimento, ex art. 5 c.p.i. Con l’espressione esaurimento del diritto ci si riferisce alla regola per la quale il titolare del marchio, dopo aver apposto il segno sul prodotto ed avere messo in commercio il prodotto medesimo od avendo consentito( attraverso un contratto di licenza ) che altri apponesse il segno e commercializzasse il prodotto, non può opporsi alla ulteriore circolazione del prodotto stesso recante il marchio in questione.

Tale espressione non deve però indurre in errore, poiché l’esaurimento si riferisce solamente ai singoli prodotti messi in commercio ed il diritto di marchio, in questione in quanto tale, rimane assolutamente integro; la commercializzazione e circolazione di prodotti marcati col consenso originario del titolare è anzi un momento essenziale dell’esercizio del suo diritto.

Vi sono poi alcuni problemi.

Ci si può chiedere ad esempio, se il rivenditore del prodotto di marca possa usare, ed in che limiti, il marchio nella pubblicità, possa cioè promuovere la propria attività di distruzione e vendita utilizzando, ovviamente con riferimento ai prodotti originali, il marchio del fabbricante.

Normalmente questi rapporti tra titolare del marchio e rete di distribuzione del prodotto sono regolati contrattualmente in modo molto analitico, ma in assenza di una tale disciplina si può ritenere che l’uso pubblicitario del marchio del produttore da parte del rivenditore sia consentito solamente nei limiti dell’art. 21 c.p.i co 1 : “ I diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica, purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.”

Come si è già accennato, il comma 1 della norma qui in esame, introduce una serie di scriminanti di condotte di soggetti terzi che potrebbero astrattamente rientrare nell’ambito della protezione del marchio stesso, e dunque venire considerata contraffattorie  ed essere vietate, sul presupposto che l’uso del terzo << sia conforme ai principi della correttezza professionale>>. Nella cui categoria rientrano i distributori e rivenditori dei prodotti di marca, cosicchè  in difetto di specifici accordi di natura contrattuale sul punto si dovrebbe << ritenere che l’uso pubblicitario del marchio del produttore da parte del rivenditore sia consentito al solo fine di indicare il prodotto in modo conforme ai principi di correttezza professionale>>.

Si veda al riguardo anche C. Giust. CE, 4.11.1997, C-337/95, Dior c. Evora, che ha ritenuto che il rivenditore possa <<usare il marchio per promuovere l’ulteriore commercializzazione dei prodotti acquistati conformemente alle modalità del suo settore di attività a meno che non venga dimostrato, alla luce delle circostanza di ciascun caso di specie, che l’uso del marchio a tal fine nuoce gravemente al prestigio del marchio stesso>>.

L’opposizione alla circolazione del bene

A questa conclusione, peraltro, i giudici comunitari sono pervenuti in base all’interpretazione dell’art. 7 Dir. 22.10.2008, n. 2008/95/CE, ossia alla norma sull’esaurimento, in particolare valutando quali siano i motivi legittimi che consentono al titolare del marchio di opporsi all’ulteriori circolazione di un bene da esso contraddistinto messo in circolazione nel territorio dell’Unione Europea o del SEE dal titolare stesso o con suo consenso. In questa prospettiva i giudici comunitari, dopo avere richiamato con approvazione l’insegnamento generale per cui << il pregiudizio arrecato alla reputazione del marchio può costituire, in via di principio, un motivo legittimo, ai sensi dell’art. 7 n.2 della direttiva, perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti messi in commercio nella Comunità dal titolare stesso o con il suo consenso>>, hanno affermato che nel caso di in cui  << il rivenditore utilizzi un marchio per promuovere l’ulteriore commercializzazione di prodotti contrassegnati col marchio ad essere tutelato contro i dettaglianti che facciano uso del suo marchio a fini pubblicitari avvalendosi di modalità che potrebbero nuocere alla reputazione del marchio stesso, con l’interesse del dettagliante a poter mettere in vendita i prodotti in questione avvalendosi delle modalità pubblicitari correnti nel suo settore di attività, il dettagliante deve adoperarsi per evitare che la sua pubblicità comprometta il valore del marchio, danneggiando lo stilo e l’immagine di prestigio dei prodotti in oggetto nonché l’aura di lusso che li circonda>>.

Egualmente illecito, sempre secondo la Corte di Giustizia CE, è utilizzare all’interno del proprio esercizio il marchio di questi prodotti con modalità tali da far ritenere al pubblico che l’esercizio stesso appartenga a una rete distributiva “ufficiale”, o comunque che vi sia un’affiliazione con il titolare del marchio stesso.

La Corte europea ha, quindi, escluso che possa dirsi conforme alla correttezza professionale un uso del segno che dia luogo ad un << rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione>> con il marchio anteriore, o ad una delle due ipotesi di aggangiamento di cui all’art. 5 par. 2 della direttiva e all’art. 20 co 1, lett. c) c.p.i.

Quanto alla questione di legittimità del titolo di acquisto del terzo deve essere affrontata tenendo in considerazione i principi generali dell’ordinamento ed in particolare l’art. 1153, secondo il quale chi acquista in buona fede un bene mobile in base ad un titolo idoneo, ne acquista la proprietà attraverso il possesso di buona fede; secondo questa regola, applicata al caso qui considerato, il terzo acquirente di buona fede acquista la piena disponibilità del bene.

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