Tutela del marchio “Testarossa”: Tribunale UE interviene su uso effettivo e decadenza

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea nelle cause riunite T-1103/23 e T-1104/23 (Ferrari/EUIPO – Hesse, “Testarossa”), pubblicata il 2 luglio, rappresenta un punto di svolta nella giurisprudenza europea in tema di decadenza dei marchi per mancato impiego effettivo, con riferimento ai settori automotive di lusso, dei ricambi e dei modelli in miniatura. Per approfondimenti in materia di proprietà industriale consigliamo il volume Manuale pratico dei marchi e dei brevetti, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

1. Vicenda amministrativa e giudiziaria

Ferrari risulta titolare, fin dal l’anno 2007, del marchio denominativo “Testarossa” per automobili, pezzi di ricambio, accessori e modelli in miniatura (giocattoli). Nel 2016 e 2017 due soggetti terzi hanno presentato all’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) istanze di dichiarazione di decadenza del marchio, asserendo che Ferrari non ne avesse fatto un uso effettivo nell’Unione europea per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni (2010-2015), così come richiesto dal disposto di cui alll’art. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2017/1001. L’EUIPO ha accolto le domande, dichiarando la decadenza del marchio per i prodotti indicati. Ferrari, pertanto, ha replicato interponendo ricorso al Tribunale UE, dolendosi della valutazione dell’uso effettivo e della portata della decadenza. Per approfondimenti in materia di proprietà industriale consigliamo il volume Manuale pratico dei marchi e dei brevetti, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

2. “Uso effettivo” del marchio “Testarossa” secondo il Tribunale

Il Tribunale, annullando le decisioni dell’EUIPO, ha precisato che la nozione di “uso effettivo” del marchio deve essere valutata tenendo conto delle caratteristiche del mercato di riferimento e della funzione essenziale del marchio, che è principalmente quella di garantire l’identità di origine dei prodotti.

3. Automobili usate e mercato dei beni di lusso

Focus della vicenda è la commercializzazione delle automobili Testarossa a seguito della cessazione della produzione (1996). Il Tribunale ha riconosciuto che la vendita di veicoli usati da parte di concessionari o distributori autorizzati, col consenso, pure implicito, del titolare del marchio, costituisce uso effettivo. Il consenso in questione si presume quando sussiste un rapporto di autorizzazione, che implica un legame giuridico ed economico tra Ferrari e i rivenditori. A ciò si aggiunga che la prestazione di servizi di certificazione dell’autenticità, a opera di Ferrari, per i veicoli Testarossa, rafforza la prova dell’uso effettivo, in quanto attesta la presenza attiva del titolare sul mercato e il mantenimento della funzione distintiva del marchio.

Potrebbero interessarti anche:

• Contraffazione di brevetto, il danno da perdita di valore non è cumulabile al lucro cessante
• Videolezione in tema marchi e brevetti: nuove agevolazioni

4. Ricambi e accessori

In merito a pezzi di ricambio e accessori, il Tribunale dell’UE ha riconosciuto che la vendita tramite la rete autorizzata Ferrari, unitamente al servizio di certificazione dell’origine commerciale delle componenti principali, integra un uso effettivo del marchio. Anche in questo caso, il consenso implicito all’uso da parte dei terzi (concessionari/distributori) è stato ritenuto sufficiente.

5. Modelli in miniatura (giocattoli)

Più articolata appare la questione afferente ai modelli in miniatura. Il Tribunale dell’UE ha infatti stabilito che l’apposizione del marchio su tali prodotti da parte di terzi risulta lecita solamente se serve a indicare che si tratta di una riproduzione fedele dell’auto originale. Tuttavia, quando il marchio è accompagnato dalla dicitura “prodotto ufficiale su licenza Ferrari”, tale impiego integra la funzione essenziale del marchio e dimostra il consenso, anche implicito, da parte del titolare.

6. Implicazioni operative

La pronuncia in commento chiarisce che la nozione di “uso effettivo” non può essere interpretata in senso restrittivo, specie in mercati caratterizzati da cicli di vita lunghi, come quello delle auto di lusso. L’impiego tramite rivendita, servizi post-vendita e licenze per prodotti derivati (modellini) può essere sufficiente a mantenere la validità del marchio. Per i titolari di marchi storici la decisione rappresenta una tutela significativa contro tentativi di decadenza strumentale, specie in settori dove la produzione può cessare, bensì la presenza commerciale e il valore del marchio permangono nel tempo. La pronuncia del Tribunale UE nella vicenda “Testarossa” si inserisce, quindi, nel solco di una giurisprudenza evolutiva, che riconosce la complessità dei mercati moderni e la necessità di tutelare i marchi iconici anche oltre la produzione attiva dei beni.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!