La tutela delle denominazioni di origine complesse nella sentenza “Grana Biraghi”
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La tutela delle denominazioni di origine complesse nella sentenza “Grana Biraghi”

Rubino Vito

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1. Introduzione

La sentenza del Tribunale di primo grado CE del 12 Settembre 2007 “Grana Biraghi”[1] interviene su uno degli aspetti ancora conflittuali nella disciplina comunitaria delle denominazioni di origine protetta, affrontando la dibattuta questione dei confini della privativa accordata dal regolamento 2081/92 CEE (oggi 510/06 CE) ai nomi geografici complessi registrati come DOP-IGP, con riferimento tanto alla possibilità di proteggere tutte le parti del toponimo, quanto alla dibattuta questione dei criteri di accertamento della genericità o volgarizzazione di uno dei suoi componenti.
La giurisprudenza comunitaria in materia, pur avendo registrato significativi arresti nell’interpretazione della normativa di riferimento, non pare ancora pervenuta a soluzioni stabili, sicché la sentenza in commento offre lo spunto per una breve riflessione sulla tematica accennata nel più complesso quadro dei rapporti correnti fra nomi geografici e marchi.
 

2. La vicenda

La controversia portata all’attenzione del Tribunale di primo grado CE è, nelle sue linee essenziali, piuttosto semplice.
Il 2 febbraio 1998 la Biraghi, nota azienda lattiero-casearia del cuneese, presentava all’U.A.M.I.[2] una domanda di registrazione del marchio comunitario “Grana Biraghi” per i prodotti appartenenti alla classe 29 dell’Accordo di Nizza del 1957 sulla classificazione dei prodotti e dei servizi[3].
La domanda veniva in un primo momento accolta, ma in seguito all’opposizione del Consorzio di tutela del formaggio Grana Padano l’Ufficio tornava sulla propria decisione e respingeva l’istanza per conflitto con la nota DOP italiana.
La Biraghi proponeva ricorso alla commissione interna che, ribaltando il precedente giudizio, dichiarava il termine “Grana” generico e confermava la registrazione del marchio.
Il Consorzio si vedeva quindi costretto ad azionare i rimedi giudiziali, ed adiva il Tribunale di primo grado CE per sentire dichiarare il carattere distintivo del termine ed il suo conseguente assoggettamento alla privativa prevista dal combinato disposto degli artt. 13- 14 del regolamento sulle denominazioni di origine, nonché, conseguentemente, ottenere la declaratoria di nullità del marchio registrato.
 

3. Questioni giuridiche sottese alla controversia

E’ noto che la Comunità europea ha ormai da tempo regolato l’utilizzo dei toponimi come denominazioni di prodotto attraverso la creazione di un complesso sistema di regole finalizzate a proteggere i nomi geografici espressione delle tradizioni enogastronomiche locali, garantendo il più possibile trasparenza e correttezza nella comunicazione sul mercato.
In linea generale la legislazione comunitaria tende ad escludere che i nomi geografici possiedano un carattere distintivo, e, di conseguenza, a vietarne la registrazione come diritti di proprietà intellettuale o industriale[4].
Essi sono considerati, infatti, generici per definizione, ed al contempo potenzialmente fuorvianti delle dinamiche consumeristiche, perché in grado di suscitare sentimenti positivi associati non al prodotto, ma al luogo descritto[5].
Così, a titolo esemplificativo, il regolamento 40/94 CE sul marchio comunitario[6] esclude all’articolo 7 co. 1 lett. C) la registrabilità di marchi individuali composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possano servire per designare la provenienza geografica del prodotto, a meno che l’accostamento non sia di pura fantasia o il luogo in oggetto non sia totalmente sconosciuto sì da evitare la natura esclusivamente “descrittiva” del prodotto agli occhi del consumatore. Al contempo il regolamento consente la registrazione di un toponimo solo come marchio collettivo, laddove il riferimento geografico intenda garantire esclusivamente la provenienza del prodotto e la sua conformità ad uno standard qualitativo predeterminato, avendo cura di specificare il diritto di chiunque si assoggetti al disciplinare di farne uso per contrassegnare i propri prodotti.
In forza degli stessi principi il regolamento 2081/92 CEE (oggi 510/06 CE) consente la registrazione come DOP/IGP di toponimi solo quando questi rappresentino nella tradizione il nome di particolari prodotti, ottenuti grazie ad un insostituibile binomio di fattori ambientali ed umani tale da renderli unici nel panorama alimentare mondiale. In questo solo caso, infatti, l’abbinamento nome geografico- prodotto è in grado di instaurare nella fantasia del consumatore una corretta rappresentazione della realtà e di influenzarne le scelte in base ad elementi di tipicità comprovati e meritevoli di tutela.
I principi sinteticamente esposti costituiscono il criterio base che ha guidato le scelte del Legislatore europeo anche nella valutazione delle possibili soluzioni di eventuali conflitti fra toponimi registrati e marchi.
La Comunità europea ha infatti trattato i primi con un certo “favor”, accordando loro una tendenziale prevalenza sui segni distintivi privatistici in termini di priorità e/o di coesistenza[7].
Per quanto qui interessa l’articolo 14 nr. 1 del regolamento 2081/92 CEE (rimasto invariato nell’attuale regolamento 510/06 CE) stabilisce che le domande di registrazione di marchi potenzialmente confliggenti con una DOP/IGP registrata sono respinte, ed i marchi eventualmente già registrati sono dichiarati nulli.
L’inibitoria in questione è poi completata dalla privativa concessa alle DOP/IGP dall’art. 13 del regolamento base, in forza del quale è fatto divieto ai terzi non legittimati non soltanto di utilizzare la denominazione tal quale, ma anche di evocarne, financo indirettamente con l’utilizzo di termini quali “tipo”, “modo”, “maniera” etc., i contenuti e l’identità.
A fronte del quadro descritto i problemi giuridici più significativi- fra i quali si colloca anche l’oggetto del caso di specie- riguardano l’utilizzabilità di parti “non geografiche” di denominazioni composte nonché l’eventuale loro “genericità” originaria o acquisita per effetto dell’intervenuta volgarizzazione del termine. Si tratta, in altre parole, di stabilire se e quando una parte di un toponimo possa considerarsi generica (o divenuta tale per effetto della volgarizzazione) ed in che termini essa diventi appropriabile da privati attraverso lo strumento del marchio.
I due profili, pur essendo strettamente connessi, hanno assunto nell’elaborazione giurisprudenziale autonomia e meritano, dunque, una verifica separata.
 
3.1) Il problema della privativa per le denominazioni geografiche complesse
Un primo rilevante aspetto della vicenda che ci occupa è costituito dalla possibilità di estendere la privativa accordata dal regolamento 2081/92 CEE (oggi 510/06 CE) a tutti i termini di una denominazione composta o solo ad alcuni di essi (nello specifico quelli con valenza geografica).
Sul punto la normativa citata non offre sufficiente chiarezza, limitandosi il regolamento base ad affermare per un verso la non registrabilità di toponimi generici o che costituiscano nomi di varietà vegetali o animali (cfr. art. 3), e, per altro verso, ad imporre una tutela forte della DOP/IGP registrata, mediante l’inibitoria di qualsiasi tentativo di sfruttamento e/o appropriazione (cfr. art. 13).
La prassi ha in alcuni casi evidenziato la rinuncia spontanea degli Stati membri alla tutela di parti di denominazioni complesse, ritenute generiche o non proteggibili per effetto dell’ormai intervenuta volgarizzazione, mediante l’apposizione di una nota a piè di pagina del regolamento di registrazione. La circostanza non ha tuttavia chiarito i profili problematici della questione per i termini non coinvolti dalla rinuncia.
L’incertezza del quadro di riferimento ha quindi imposto l’intervento della Corte, chiamata più volte per via interpretativa a chiarire i confini e le condizioni di tutela delle denominazioni geografiche registrate.
In linea generale le sentenze che si sono occupate della materia hanno distinto il caso citato dell’apposizione di note relative a parti di denominazioni complesse dal caso della registrazione di un toponimo senza riserve.
Nella prima ipotesi il Giudice comunitario ha chiarito che la prassi di precisare la rinuncia alla protezione di determinate parole da parte degli Stati membri non consente in assenza di specificazioni di ritenere protetto ogni singolo elemento del toponimo[8], in quanto la tutela non può essere frutto di una scelta discrezionale, ma deve essere ancorata a parametri oggettivi.
La Corte non ha tuttavia completato la propria disamina con riferimento alle parti non geografiche di un nome complesso per il quale vi sia stata rinuncia nei confronti di uno solo dei termini coinvolti, caso che tutt’oggi presenta profili di incertezza[9].
Quanto ai nomi complessi registrati senza riserve l’orientamento giurisprudenziale appare ormai consolidato nel ritenere che la privativa di cui all’art. 13 del regolamento si possa estendere solo in favore delle parole che possiedano un carattere “distintivo” autonomo nell’ambito della DOP/IGP, vuoi perché immediatamente evocative del luogo di origine, vuoi perché comunque associate in modo inequivoco nella fantasia dei consumatori al prodotto tipico protetto.
Nelle proprie conclusioni relative alla causa “Canadese Cheese Trading AMBA”[10] l’Avvocato Generale aveva già già evidenziato come una DOP composta da due parole possa subire la volgarizzazione di uno dei due termini poiché il regolamento base non assoggetta automaticamente a tutela tutti i componenti del nome registrato[11].
L’assunto ha trovato conferma[12] giuridica nel caso “Parmesan” (cfr. sentenza CGE 25.06.2002 in causa C-66/00, Dante Bigi) ove la Corte ha ricondotto la tutela di cui all’art. 13 del regolamento 2081/92 CEE agli elementi più significativi per le aspettative e l’immaginario dei consumatori, e così accolto le riflessioni dell’Avvocato generale Leger, secondo cui il termine “Parmigiano” doveva essere protetto al pari del termine “Reggiano” in quanto espressione “della realtà storica, culturale, giuridica ed economica che si collega alla denominazione registrata ed al prodotto oggetto di tale registrazione[13]
La sentenza che qui si commenta conferma il principio consolidandolo.
Premesso infatti che “non è rilevante stabilire se la denominazione <> derivi la sua origine dal fatto che il formaggio che essa designa abbia una struttura granulosa o, invece, dal fatto che esso originariamente era stato prodotto nella Valle Grana, dato che in forza dell’art. 2 nr. 3 del regolamento 2081/92, una DOP può essere costituita da una denominazione tradizionale non geografica (…)” il Tribunale ha ritenuto che “(…) qualora la DOP sia composta da più elementi, di cui uno costituisce l’indicazione generica di un prodotto agricolo o alimentare, l’uso di tale nome generico in un marchio registrato deve essere considerato conforme all’art. 13, primo comma, lett. a) o b), del regolamento 2081/92 e la domanda di annullamento fondata sulla DOP deve essere respinta” (cfr. punto 58 della motivazione).
L’assunto, nel confermare l’impostazione tradizionale, desta interesse soprattutto per la chiave di lettura che offre della materia in oggetto.
Almeno per l’estensione della privativa, infatti, il regolamento 2081/92 CEE (oggi 510/06 CE) sembrerebbe seguire ancora nell’impostazione giurisprudenziale i criteri privatistici propri del marchio, da cui ha certamente tratto origine ma rispetto al quale si è differenziato per istituti e beni giuridici protetti.
La scelta di escludere dalla protezione i termini generici (e, quindi, di non proteggere il toponimo nella sua interezza ma solo nelle sue parti “significative”) costituisce espressione di una lettura “commerciale-consumeristica” più che “agraristica” della disciplina, in cui vengono privilegiate le dinamiche concorrenziali sull’esigenza più esasperata dello sviluppo rurale.
Seguendo le logiche tipiche della proprietà industriale-intellettuale, la giurisprudenza comunitaria ha infatti privilegiato un’analisi individuale dei singoli termini rispetto alla valutazione complessiva del nome registrato, pervenendo alla inevitabile conclusione della disponibilità delle parole non autonomamente distintive della DOP-IGP, ancorché il regolamento base sia stato esplicitamente concepito per creare uno strumento reddituale per le zone economicamente più arretrate mediante la instaurazione di un privilegio per i produttori ivi stabiliti o residenti (cfr. considerando del regolamento). La soluzione, pur se apparentemente più rispettosa dell’equilibrio dei fattori di competitività sul mercato, determina un significativo indebolimento delle DOP/IGP composte, particolarmente rischioso alla luce dell’evidente diffusione di tendenze speculative sul mercato[14].
Il che, peraltro, non esclude che termini “non geografici” possano essere a loro volta protetti, purché, come detto, possiedano la capacità di generare nella fantasia del consumatore un’immediata associazione di idee fra il prodotto contrassegnato ed il binomio luogo di origine-ricetta tradizionale, come è avvenuto nel caso in commento.
Così ricostruito il quadro teorico di riferimento, la questione della proteggibilità del termine “Grana” si riduce ad una mera questione di fatto, accertabile con adeguata istruttoria sulla sua espressività, come confermato dal Tribunale, secondo cui “nel regime di registrazione comunitaria istituito dal regolamento n. 2081/92, le questioni relative alla protezione da accordare ai singoli elementi di una denominazione, e segnatamente quella di stabilire se si tratti di una denominazione generica o di un elemento protetto contro le prassi menzionate all’art. 13 del detto regolamento, formano oggetto di una valutazione operata sulla base di un’analisi dettagliata del contesto fattuale in questione” (cfr. punto 59 della motivazione)[15].
 
3.2) Il problema della volgarizzazione del termine “grana”
Le considerazioni sopra riportate introducono il secondo aspetto problematico della vicenda, che, a ben guardare, costituisce un altro lato della medesima medaglia: la questione della volgarizzazione del termine di cui si chiede la tutela.
Se infatti la ratio della protezione accordata dal regolamento 2081/92 CEE (oggi 510/06 CE) si fonda sulla capacità di ciascuna parola costituente la DOP di generare nella fantasia della gente una associazione esclusiva fra il prodotto e le caratteristiche che gli derivano dai suoi legami agro-ambientali, risulta evidente come l’eventuale volgarizzazione della denominazione (o di alcune sue parti) costituisca un ostacolo insormontabile alla estensione della privativa disposta dall’art. 13 del regolamento.
Il giudizio del Tribunale al riguardo si è ispirato alla lettura del “principio di territorialità” offerta dalla Corte nelle più recenti sentenze emesse in relazione a vicende similari.
Di fronte alla contestazione mossa dalla Biraghi circa l’esistenza di diffuse pratiche di export verso paesi terzi di formaggi generici denominati “grana” il Giudice di primo grado CE ha infatti laconicamente osservato la necessità di prendere in considerazione ai fini della tutela solo gli eventuali fenomeni erosivi presenti sul mercato comunitario, principio sancito secondo il Tribunale dalla nota sentenza “Exportur”[16] della Corte di giustizia CE.
L’applicazione del principio di territorialità alla materia di cui trattasi e la sua declinazione offerta dalla più recente tendenza evolutiva della giurisprudenza comunitaria desta tuttavia alcune perplessità.
L’articolo 3 del regolamento 2081/92 CEE, rimasto sostanzialmente invariato nel nuovo regolamento 510/06 CE, stabilisce in proposito che per determinare se una denominazione sia divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori, ed in particolare della situazione esistente nello Stato membro di origine, di quella esistente negli altri Stati membri e nelle pertinenti legislazioni nazionali e comunitarie.
La norma non chiarisce con precisione il rapporto fra i diversi fattori richiamati in caso di conflitto, né fornisce spiegazioni circa la modalità di accertamento della situazione nei diversi ordinamenti e mercati nazionali.
Nel noto caso “Feta” la giurisprudenza comunitaria ha mostrato incertezza sul punto, mutando radicalmente nel giro di soli due anni con risultati sorprendentemente opposti.
Nel primo giudizio[17] la Corte, chiamata a confermare la validità della DOP greca, ha ridimensionato il principio di territorialità affermato nella sentenza Exportur[18], nel tentativo di tracciare una strada nuova che tenesse conto della situazione di fatto esistente su tutto il mercato europeo dei prodotti tipici.
Nella valutazione del citato articolo 3 del regolamento base il giudice comunitario ha infatti ritenuto di dover adottare una lettura “cumulativa” dei diversi criteri ivi enunciati, costringendo alla effettuazione di una analisi della situazione esistente su tutti i mercati dei Paesi membri della CE e non solo di quello di origine, in virtù dell’ormai intervenuta armonizzazione della materia[19].
L’impostazione risultava tuttavia eccessivamente penalizzante proprio per le denominazioni dei prodotti tipici più noti, che, vista la tardività dell’intervento armonizzatore, avevano già subito gli effetti erosivi dell’imitazione sui mercati nazionali di altri Paesi membri, e rischiavano, quindi, di perdere la tutela loro accordata dalla norma comunitaria.
La giurisprudenza successiva ha quindi ridimensionato l’orientamento.
Nella già citata vicenda “Parmesan” la Corte, spinta incidentalmente a statuire se la denominazione in oggetto potesse considerarsi generica, non ha ritenuto sufficiente a provare l’intervenuta volgarizzazione la prova di una diffusione del nome per prodotti non originali circolanti sul mercato tedesco ed austriaco, in quanto non sufficientemente rappresentativi della realtà comunitaria.
Allo stesso modo nel secondo giudizio sul formaggio greco “Feta” la Corte, ribaltando le proprie precedenti conclusioni, ha affermato chiaramente che la diffusione di nomi similari o identici su mercati diversi da quello di origine è soltanto uno dei fattori da tenere in considerazione per giudicare la genericità del toponimo ai sensi dell’art. 3.1 del regolamento 2081/92 CE (cfr. punto 84 della decisione), e che il dato può essere superato dalla prevalenza degli altri parametri ivi normativamente previsti.
In altri termini la Corte, senza indicare con precisione i criteri di bilanciamento dei diversi e concorrenti fattori indicati dall’art. 3, ha mostrato una certa propensione a ritenere risolvibile il problema della volgarizzazione in termini strettamente “quantitativi”, ossia di fatto privilegiando il luogo di origine del prodotto tipico[20].
Il principio enunciato trova piena conferma nella sentenza del Tribunale che qui si commenta.
Il Giudice comunitario, infatti, per un verso ha ritenuto ininfluente l’esistenza delle menzionate pratiche di export di prodotti generici a nome “grana” verso paesi terzi ove la denominazione non è protetta[21], per altro verso pur rilevando dalla stessa normativa comunitaria l’esistenza di altri formaggi “grana” diffusi in Danimarca e Germania ha ritenuto che “anche supponendo il carattere generico della denominazione controversa in questi Paesi non sarebbe possibile estendere tale conclusione all’insieme del territorio comunitario o in almeno una parte sostanziale di esso” (cfr. punto 83 della sentenza).
Il criterio ormai giurisprudenzialmente consolidato sembrerebbe quindi consolidarsi nella “prevalenza”, fondandosi su di una valutazione ponderata della situazione esistente sui diversi mercati nazionali ma anche sulla loro effettiva incidenza sulla diffusione del prodotto, a conferma dell’originalità delle scelte comunitarie rispetto al panorama internazionale, ove, al contrario, i criteri tendono a polarizzarsi sul luogo di origine o di destinazione della merce[22].
Il principio in questione, d’altronde, risulta particolarmente utile per il rafforzamento della tutela delle DOP-IGP, poiché consente al Giudice di evitare un’indagine più approfondita sul momento di inzio del fenomeno erosivo, necessaria per stabilire se, a prescindere dalla genericità in sé del termine, questo possa essersi successivamente volgarizzato per effetto dell’uso comune che ne sia stato fatto sul mercato[23].
 
4) Cenni conclusivi
La sentenza in commento mostra ancora una volta come il percorso di progressiva emancipazione delle denominazioni di origine dall’area giuridica privatistica dei marchi e dai principi che la governano non possa dirsi totalmente compiuto.
Se infatti il Tribunale ha accordato alla DOP “Grana Padano” un’ampia tutela capace di superare il diritto al marchio della Biraghi, è altrettanto evidente come l’elaborazione dei criteri attraverso i quali si è pervenuti a questo risultato mostri una lettura ancora fortemente influenzata da dinamiche puramente commerciali.
 Il Giudice comunitario di prime cure non ha infatti voluto riconoscere ai toponimi registrati protezione per il solo fatto di assolvere a funzioni ulteriori, quali lo sviluppo rurale e la protezione del c.d. “traditional knowledge”, rifugiandosi nel più comodo e sicuro principio privatistico del “secondary meaning”, ed al contempo facendo ricorso alla prevalenza per salvare il termine “grana” dal rischio della volgarizzazione.
Il risultato è che a tutt’oggi la privativa accordata dalla regolamentazione comunitaria in materia, perno fondamentale su cui ruota l’intera disciplina, sembra poggiare prevalentemente su di una funzione “concorrenziale” del segno, e non, come sembrerebbe connaturato all’evoluzione della disciplina analizzata, all’assolvimento di quelle funzioni pubblicistiche per le quali la Comunità ha deciso di differenziare la disciplina delle DOP-IGP dai marchi dedicandole una normativa autonoma.
Il che, fra l’altro, espone gli interventi giurisprudenziali al rischio di valutazioni che, nel merito del dato fattuale, mostrano alcuni limiti, come accaduto nel caso di specie: il Tribunale di primo grado nella motivazione non pare dar conto in modo convincente delle problematiche di volgarizzazione e genericizzazione del termine, sfuggendo il confronto con la realtà storica ed il significato comune della parola “grana”, nonché l’effettiva sua diffusione sul mercato comunitario per la designazione di formaggi generici da grattugia.
In altre parole, ragionando in termini puramente concorrenziali si sarebbe forse potuti pervenire a conclusioni diametralmente opposte a quelle tirate dal Giudice di prime cure della Comunità europea con altrettanta logicità, dovendosi riconoscere la debolezza del termine, non proteggibile tanto con la privativa della DOP quanto dello stesso marchio richiesto dalla Biraghi.
Il rischio dell’attardarsi della concezione giurisprudenziale della materia su argomentazioni puramente privatistiche è l’indebolimento della posizione comunitaria nell’ambito dei negoziati internazionali attualmente in corso per l’implementazione della tutela dei nomi geografici nell’ambito dell’Accordo TRIPs, ove la proposta avanzata dalla Comunità europea tende invece a valorizzate i toponimi in sé, come diritto inalienabile all’identità culturale e storica delle popolazioni locali dei territori cui appartengono.
 
 
Avvocato Vito Rubino
ricercatore di Diritto dell’Unione europea presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale (AL)


Il presente articolo è stato pubblicato sulla rivista Alimenta nr. 3/2008. Si ringrazia l’Editore, dott. Antonio Neri, per la gentile concessione.
[1] Sentenza del Tribunale di primo grado CE 12.9.2007 in causa T- 291/03, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano c. U.A.M.I. e Biraghi S.p.A., non ancora pubblicata, disponibile on line sul sito http://www.curia.eu.
[2] l’U.A.M.I., Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno, con sede in Alicante (Spagna) è destinatario delle istanze di registrazione dei marchi comunitari ai sensi del regolamento CE 40/94.
[3]Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato. La classe 29 comprende il formaggio, in particolare formaggio di latte di vacca, formaggio stagionato, formaggio a pasta dura, formaggio in grandi forme, formaggio a pezzi con o senza crosta, formaggio confezionato in varie pezzature, formaggio grattugiato e confezionato.
[4] Le brevi note che seguono, per ragioni di sintesi, non prenderanno in considerazione le ipotesi di marchi notori o di marchi registrati in forza del principio del “secondary meaning”, limitandosi a tracciare i criteri generali che hanno portato il Legislatore comunitario ad escludere tendenzialmente la registrazione come marchi dei toponimi, ed al contempo a dotare le DOP/IGP di un sistema di tutela rafforzato.
[5] Sul punto si veda la sentenza della Corte di giustizia CE 4 maggio 1999, in cause riunite C-108/97 – 109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions, in Racc., pp. 2779 e ss., punti 26 e 33 della motivazione. Per un commento in materia si veda A. Vedaschi, Anche l’indicazione di provenienza geografica può essere registrata come marchio se perde il suo significato meramente descrittivo, DPCE, 1999, pp.1257-1262; A. Fox, Does the Trade Mark Harmonisation Directive Recognise a Public Interest in Keeping Non-distinctive Signs Free for Use?, E.I.P.R., 2000, pp. 1-6; A. Martínez Gutiérrez, La conformación de la marca de empresa con denominaciones geográficas (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas de 4 de mayo de 1999, asunto "Windsurfing Chiemsee"), Actas de derecho industrial y derecho de autor, 2000, pp. 513-533. In materia vitivinicola si vedano altresì le sentenze della Corte di giustizia CE 28 gennaio 1999, in causa C-303/97, Sektkellerei Kessler, in Racc., pp. 513 e ss., punto 33, e 24 ottobre 2002, in causa C-81/01, Borie Manoux SARL c. Directeur de l’Institut national de la proprieté industrielle (INPI), in Racc., pp. 2959 e ss., con nota di G. Bellomo, Les Cadets d’Aquitaine. La Corte rinvia al giudice nazionale la decisione sulla registrabilità di un marchio di vini contenente una indicazione geografica, in DPCE, 2003, pp.482 e ss. La sentenza Windsurfing Chiemsee si occupa approfonditamente anche del c.d. “secondary meaning”, ossia della capacità di un segno originariamente nullo di acquisire capacità distintiva mediante il suo utilizzo prolungato sul mercato da parte di un’impresa. A tal proposito la Corte ha stabilito che per accertare se un marchio abbia acquisito carattere distintivo sul mercato a seguito dell’uso che ne è stato fatto, l’autorità competente deve valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto ad identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da un’impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese. Occorre in proposito prendere in considerazione il carattere specifico del nome geografico di cui trattasi. Nel caso di un nome molto noto, infatti, l’acquisizione del carattere distintivo potrà avvenire solo dopo un uso molto prolungato ed intenso da parte dell’impresa che ne richiede la registrazione, che dovrà dimostrare anche gli investimenti pubblicitari sostenuti al riguardo. Potranno altresì essere prese in considerazione la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata del suo utilizzo, le dichiarazioni delle Camere di Commercio ed eventuali sondaggi commissionati ad hoc. l’acquisizione del carattere distintivo potrà avvenire solo dopo un uso molto prolungato ed intenso da parte dell’impresa che ne richiede la registrazione, che dovrà dimostrare anche gli investimenti pubblicitari sostenuti al riguardo. Potranno altresì essere prese in considerazione la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata del suo utilizzo, le dichiarazioni delle Camere di Commercio ed eventuali sondaggi commissionati ad hoc.
[6] Regolamento CE 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, in GUCE L 11 del del 14 gennaio 1994, pp. 1 e ss., integrato dalle disposizioni di escuzione del reg. CE 2868/95 della Commissione europea del 13 dicembre 1995, in GUCE L 303 del 15 dicembre 1995.
[7] Nell’economia di questo lavoro non è possibile ricostruire l’intero quadro dei rapporti marchio-denominazioni geografiche nel diritto comunitario, ed in particolare le problematiche di “coesistenza”, oggetto di valutazione di due distinti Panels WTO nel 2005 (cfr. WT/DS174/R del 15 marzo 2005, European Communities, Protection of Trademarks and Geographical Indications for agricultural products and foodstuffs, Complaint by the United States, e WT/DS290/R in pari data e con il medesimo oggetto, promosso dall’Australia, entrambe pubblicati sul sito http://www.wto.org), per i quali mi consento rinviare per citazioni al mio recente lavoro Le denominazioni di origine dei prodotti alimentari, Alessandria, Editrice Taro, 2007.
[8] Cfr. sentenza della Corte di giustizia CE 9 Giugno 1998, procedimento penale a carico di Yvon Chiciak e Jean Pierre Fol, in cause riunite C-129/97 e C-130/97, in Racc., 1998, pp.3315 e ss., punti 36 e 37 della motivazione.
[9] E’ il caso, a titolo esemplificativo, della Mozzarella di bufala camapana DOP, per la quale lo Stato italiano ha rinunciato con apposita nota alla protezione del termine “mozzarella”, già presente sul mercato come denominazione generica del formaggio a pasta filata e registrato anche come STG. Il Ministero delle Politiche Agricole, ritenendo per converso protetti tutti gli altri termini, ha stabilito con decreto 21.7.1998 (Decreto del Ministero delle Politiche Agricole 21 luglio 1998, “criteri per l’utilizzo dei termini di designazione relativi al prodotto a denominazione di origine protetta “Mozzarella di bufala campana”, pubblicato in GURI n. 216 del 16.09.1998) il divieto di utilizzo del termine “di bufala” per mozzarelle ottenute con il latte dell’animale in aree diverse da quelle previste dal disciplinare, imponendo di chiamarle “mozzarelle di latte bufalino” o “mozzarelle di latte di bufala”. L’interpretazione è tuttavia discutibile, sia perché, come detto, in assenza di rinuncia alla tutela di questa parte della DOP non è comunque detto che l’art. 13 del regolamento base possa ad essa estendere la privativa del toponimo, sia perché, in ogni caso, l’assunto sembrerebbe confliggere con il disposto dell’art. 3 del regolamento, ove si esclude la proteggibilità di nomi di razze animali.
[10] Conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di giustizia CE Ruitz-Jarabo Colomer del 24 Giugno 1997, in causa C-317/95, Canadese Cheese Trading AMBA e Adelfi, in Raccolta, 1997, pp. 4681 e ss.
[11] Nel caso di specie l’Avvocato Generale aveva peraltro ritenuto appropriabile il termine Parmigiano (“Parmesan” nella vicenda) da parte di operatori non residenti sul territorio della DOP, per effetto della sua presunta “genericità” rispetto al termine “Reggiano”, riferimento geografico protetto. La Corte non aveva tuttavia potuto pronunciarsi al riguardo per la rinuncia al quesito del giudice a quo, e la conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
[12] L’assunto dell’Avvocato Generale circa la presunta genericità del termine “Parmigiano” nella causa Canadese cit. è successivamente smentito dalla sentenza della Corte 25.06.2002 in causa C-66/00, Dante Bigi, in Racc., 2002, pp. 5917 e ss.. Pur non coincidendo nelle conclusioni in punto di fatto le due impostazioni percorrono tuttavia argomentazioni giuridiche identiche, sicché si possono considerare omogenee.
[13] Cfr. punto 50 delle conclusioni dell’Avvocato Generale Leger del 19 Ottobre 2001, in causa C-66/00, Dante Bigi, cit.
[14] Cfr. nota 9.
[15] In questa sede non è possibile scendere nel dettaglio delle valutazioni tecniche compiute dalla Corte per stabilire se sia corretto ritenere non generico il termine Grana. Per una attenta e detagliata disamina al riguardo si rinvia al lavoro del Prof. G. Mucchetti pubblicato in questo stesso numero della Rivista.
[16] Sentenza della Corte di giustizia CE 10 Novembre 1992, in causa 3/91, Exportur S.A., in Racc., 1992, p. 5529 e ss.
[17] Sentenza della Corte di giustizia CE 16 marzo 1999, in cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania e Repubblica francese c. Commissione, in Raccolta, 1999, pp. I-1541 e ss.
Sul caso “Feta” si vedano in dottrina F. Capelli, Il problema del formaggio <>, in DCSCI, 1996, pp. 769 e ss; dello stesso A. La Corte di giustizia tra Feta e Cambozola, cit., p. 273 e ss; L. Costato, Brevi note a proposito di tre sentenze su circolazione dei prodotti, marchi e protezione dei consumatori, RDA, 1999 II pp.157 e ss.; A. Di Lauro, Denominazione d’origine protetta e nozione di denominazione generica: il caso <>, in RDA, 1999, I, pp. 161 e ss.; P. Damiani, La Corte di giustizia delle Comunità europee tra "esigenze di libera circolazione delle merci" e "tutela dei consumatori dei prodotti agroalimentari di qualità”, DPCE ,1999 pp.1206 e ss.; M. Pardo Leal, El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas anula la denominación de origen comunitaria queso feta, in Gaceta Jurídica de la U.E. y de la Competencia, 1999, pp.79 e ss; V. Roberti, La registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine: il caso Feta, in NDA, 1999, fasc. 2, pt.1, pp. 345 e ss.
[18] Com’è noto il problema allora sollevato consisteva nella diffusione in alcuni Paesi comunitari (Danimarca, Germania, Francia) della denominazione “Feta” per formaggi generici di latte vaccino, da cui veniva dedotta l’intevenuta volgarizzazione del termine. Al fine di tutelare il toponimo il governo greco e la Commissione europea avevano tuttavia sostenuto la necessità di tenere in considerazione solo la situazione del mercato greco quale luogo di origine del prodotto, in applicazione del principio di territorialità come declinato nella sentenza Exportur. Secondo la Corte la chiarezza del dato normativo escudeva tuttavia a priori la possibilità di fare ricorso al principio individuato nella citata sentenza, ove peraltro il regolamento sulle DOP-IGP non era in discussione non essendo all’epoca ancora stato emanato. La Corte, infatti, nella vicenda Exportur era chiamata esclusivamente a giudicare la compatibilità con il diritto comunitario di un accordo bilaterale che attribuiva giuridica rilevanza alle sole regole in vigore nel Paese di origine, situazione ben diversa dal giudizio sulla volgarizzazione di una denominazione nell’ambito del mercato unico europeo alla luce dell’ormai intervenuta armonizzazione degli strumenti di tutela dei toponimi dei prodotti alimentari.
[19] L’interpretazione fornita dalla Corte in questa prima sentenza appariva come il tentativo di affermare l’originalità e l’autonomia della disciplina comunitaria in materia rispetto alle modalità di valutazione della genericità delle indicazioni geografiche consolidatesi nel quadro delle fonti internazionali di diritto industriale precedenti. In proposito occorre infatti ricordare che i diversi Accordi che si sono occupati della materia tendono a polarizzare le soluzioni nei due diversi approcci volti a valorizzare esclusivamente la situazione esistente nel Paese d’origine, creando una sorta di sistema di “mutuo riconoscimento” delle denominazioni geografiche, o in quello verso cui il prodotto deve essere esportato. La Convenzione d’Unione di Parigi del 1883, pur menzionando espressamente le denominazioni d’origine fra i diritti di Proprietà Intellettuale, non si occupa del problema. L’articolo 6bis, tuttavia, sancisce il “principio di priorità” quale criterio regolatore dei conflitti fra segni identici, così mostrando, sia pure indirettamente, di voler attribuire un peso determinante alle situazioni di fatto createsi nello Stato verso cui i prodotti vengono esportati. L’Accordo di Madrid sulla protezione delle denominazioni dall’uso falso o ingannevole non si occupa direttamente dell’argomento- peraltro estraneo alle sue finalità principali- e tuttavia, attribuendo ex art. 4 alle Corti nazionali dei Paesi verso cui il prodotto è esportato il compito di decidere se la denominazione sia o meno divenuta generica, attribuisce alla sensibilità giuridica di questi ordinamenti un peso determinante, che potrebbe condizionare le valutazioni ancorché condotte anche tenendo in considerazione la situazione di fatto o di diritto esistente nel luogo di origine. La Convenzione di Lisbona, in senso opposto, ha previsto all’art. 6 che una denominazione ammessa alla protezione in uno dei Paesi dell’Unione particolare, secondo la procedura dell’art. 5, non potrà essere considerata “generica” finché essa si trovi protetta nel Paese d’origine. Infine l’Accordo TRIPs, allegato al Trattato di Marrakesh, limitandosi a fissare gli standards minimi di protezione delle denominazioni, non pone regole specifiche in materia, e tuttavia nell’art. 24.9 afferma che “non sussiste alcun obbligo di proteggere le indicazioni geografiche che non siano o cessino di essere protette nel loro Paese d’origine, o che siano ivi cadute in disuso”. La disposizione, pur non chiarissima nei suoi contenuti, sembrerebbe voler attribuire ancora una volta un peso determinante nella dinamica internazionale della protezione delle denominazioni geografiche alla situazione esistente nel Paese di origine. Rispetto all’accennata tendenza internazionalistica la soluzione comunitaria offerta inizialmente dalla Corte sembra collocarsi nel mezzo, volendo contemperare le diverse esigenze in campo. Tuttavia proprio questa eccessiva preoccupazione “conciliativa” rischia paradossalmente di scatenare conflittualità sempre più accese fra gli Stati membri. Denominazioni di prodotti tipici assai note sono infatti di frequente utilizzate all’estero per evocarne la qualità ed acquisire così un indebito vantaggio commerciale a danno dei consumatori e della stessa leale competizione, o per l’abitudine degli emigranti di portare con sé le proprie tradizioni enogastronomiche e tentare di riprodurle nella “nuova patria”. Per questo motivo attribuire eccessiva rilevanza alla situazione creatasi- di fatto o di diritto- su altri mercati rischia di colpire duramente proprio quelle indicazioni geografiche per proteggere le quali il regolamento è nato.
[20] Per quanto diffuso possa essere l’abuso della denominazione all’estero è infatti improbabile che il peso delle produzioni in questione possa superare quello del luogo d’origine, ove il prodotto è nato e si è commercialmente sviluppato. Diversamente occorrerebbe in effetti ammettere l’ormai intervenuta genericizzazione dell’indicazione geografica, come in effetti affermato dalla Corte. Il principio potrebbe quindi assumere il nome di “prevalenza”, ed individuare l’importanza della diffusione della denominazione sugli altri mercati per sancirne la volgarizzazione.
[21] Al riguardo il Tribunale osserva che “anche se la circolare dell’associazione Assolatte indica effettivamente l’esistenza di «altri grana», oltre al Grana Padano, è giocoforza constatare che, come risulta dalla tabella allegata alla detta circolare, tali «altri grana» erano esportati verso paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea, segnatamente negli Stati Uniti d’America, in Giappone, in Russia, in Croazia, in Slovenia, paese quest’ultimo che non era membro dell’Unione europea alla data cui tali dati si riferiscono, vale a dire nel 1999. Riguardo al formaggio che era destinato all’esportazione verso paesi in cui la denominazione «grana» non beneficiava di alcuna protezione normativa particolare, tale argomento è ininfluente, in applicazione del principio di territorialità riconosciuto dalla Corte nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale nella sua citata sentenza Exportur (punto 12)”, cfr. punto 80 della motivazione.
[22] L’applicazione dei più diffusi criteri a livello nazionale potrebbe infatti determinare qualche problema in relazione al comprovato utilizzo del termine “grana” da parte di produttori italiani per formaggi generici destinati all’export. A ben guardare la soluzione comunitaria risulta in armonia con i principi internazionali solo considerando il mercato comunitario effettivamente unitario, soluzione però almeno apparentemente smentita dalla stessa giurisprudenza comunitaria che, nel valutare i fenomeni di erosione dei toponimi, continua a ragionare in termini di diversità dei singoli contesti nazionali.
[23] L’art. 13 co. 2 del reg. 510/06 CE afferma esplicitamente che, a differenza di quanto avviene per i marchi, dopo il riconoscimento comunitario la DOP – IGP non può più subire fenomeni erosivi, rimanendo protetta anche in caso di diffusione incontrastata sul mercato di denominazioni simili o identiche. Ciò fa sì che il problema della volgarizzazione si ponga in termini reali solo con riferimento a pratiche antecedenti la registrazione, che ne possono pregiudicare la validità, e non certo successive alla stessa. Nel caso di specie, così come nelle altre sentenze citate in cui oggetto di giudizio era la possibile genericità del termine, l’applicazione del principio di prevalenza determina l’irrilevanza del momento genetico della diffusione sul mercato di nomi identici o similari per prodotti generici, dovendosi comunque escludere la volgarizzazione per via della irrilevanza “quantitativa” dei menzionati fenomeni.

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