Il 24 settembre 2025 la II Sezione del Tribunale dell’UE ha emesso una sentenza sulla causa T-406/24 in tema di validità di un marchio comunitario che richiama una denominazione di origine protetta (DOP): il caso Manufaktur Jörg Geiger GmbH contro l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). La decisione sancisce il principio che le denominazioni di origine, come il “Prosecco”, godono di una tutela estesa pure verso marchi che evocano la loro referenza, instaurando un precedente nel diritto della proprietà intellettuale comunitaria. Per approfondimenti in materia di proprietà industriale consigliamo il volume Manuale pratico dei marchi e dei brevetti, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
1. Contesto della disputa: il marchio UE PriSecco
Nel settembre 2020 la società tedesca Manufaktur Jörg Geiger GmbH aveva depositato presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) un marchio denominato “PriSecco”, registrato nel 2015, per prodotti appartenenti alla classe delle bibite analcoliche, in particolare cocktail. Il Consorzio di Tutela, ente rappresentante della denominazione di origine “Prosecco”, aveva invece chiesto l’annullamento del marchio, ritenendo che il nome “PriSecco” evocasse la nota DOP “Prosecco”, protetta dal 2009. Per approfondimenti in materia di proprietà industriale consigliamo il volume Manuale pratico dei marchi e dei brevetti, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Manuale pratico dei marchi e dei brevetti
Questa nuova edizione dell’opera analizza la disciplina dei marchi, dei segni distintivi, dei brevetti per invenzione, dei modelli e degli altri diritti di privativa industriale, tenuto conto delle numerose novità legislative e dei più recenti indirizzi giurisprudenziali. Caratterizzato da un taglio sistematico e operativo, il testo affronta i principali temi legati alla proprietà industriale, esaminando le fonti nazionali, quelle dell’Unione europea e la regolamentazione sovranazionale. Il volume è aggiornato alla Legge 24 luglio 2023, n. 102, che ha apportato numerose e significative modifiche al codice della proprietà industriale, introducendo nuove disposizioni in tema di registrazione dei marchi, di invenzioni dei ricercatori e di semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure, alla Legge 27 dicembre 2023, n. 206, in tema di valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy, e alle recenti fonti dell’UE dedicate alle indicazioni geografiche. L’opera si interessa anche della nuova disciplina dei contrassegni (Legge 14 novembre 2024, n. 166). Particolare attenzione viene offerta agli aspetti pratici del sistema della tutela brevettuale unitaria, con riferimenti alla recentissima giurisprudenza del Tribunale unificato dei brevetti. Sono affrontate anche le novità in tema di intelligenza artificiale, complesso fenomeno al quale è stato dedicato il Regolamento 2024/1689. Con riferimento alla protezione dei disegni industriali, vengono analizzate le varie novità giurisprudenziali in materia e il nuovo Riyadh Design Law Treaty del 2024. Ampio spazio viene dedicato alle strategie processuali utilizzabili in difesa dei diritti di privativa dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa, con esame di casi pratici e suggerimenti operativi.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto Nazionale per la Formazione Continua di Roma. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Codice della proprietà industriale” e “I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo”. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate, collabora stabilmente con “Guida al Diritto” ed è membro del comitato di direzione della Rivista di Diritto Industriale.
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2. Quadro normativo di riferimento
Il contenzioso si inserisce nel contesto della disciplina europea sulla proprietà intellettuale, in particolare le disposizioni che afferiscono alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Per l’articolo 53(1)(c) del Regolamento (EC) n. 207/2009 un marchio può essere dichiarato nullo se si evoca, anche in modo indiretto, un diritto anteriormente registrato o protetto, come una DOP. Inoltre, l’articolo 103(2)(b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 tutela le denominazioni di origine tramite un divieto di “evocazione”, anche quando i prodotti sono differenti, purché si crei un legame di richiamo che possa ingannare il consumatore.
3. Argomentazioni delle parti
La società proprietaria del marchio “PriSecco” ne ha sostenuto la validità, mentre il Consorzio Prosecco ne ha chiesto l’annullamento per evocate protezioni della DOP. La società tedesca ha invece asserito che il marchio “PriSecco” non evocasse il “Prosecco”, sia per la diversa tipologia di prodotto, sia per la differenza nella percezione del consumo, e che la similitudine visiva e fonetica fosse irrilevante. Il Consorzio, di contro, ha argomentato che la similitudine tra i nomi fosse talmente forte da aumentare il rischio di confusione e inganno, in ragione della somiglianza fonetica e visuale e della circostanza che i prodotti si rivolgono a consumatori similari, anche se diversi per alcolicità.
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4. Evocazione e tutela delle DOP
Il Tribunale ha respinto ambedue i motivi formulati dalla società tedesca, ribadendo che il marchio “PriSecco” evoca il “Prosecco” sia da un’ottica visiva che fonetica. La pronuncia si basa sulle analisi di similarità tra le due espressioni, evidenziando che “PriSecco” contiene, quasi interamente, la sequenza di lettere e suoni di “Prosecco”, diversificandosi solamente per una lettera. Il Tribunale dell’UE ha chiarito che la tutela delle denominazioni di origine si estende anche verso i marchi relativi a prodotti diversi, a condizione che si crei una relazione di evocazione che può indurre in errore il consumatore medio europeo, componente essenziale per la protezione di una DOP. La presenza di una somiglianza elevata, anche in assenza di similarità tra i prodotti, risulta sufficiente a giustificare l’annullamento del marchio.
5. Implicazioni della sentenza
La pronuncia del Tribunale dell’UE ribadisce l’importanza della tutela delle denominazioni di origine, estendendo la loro protezione oltre la mera classificazione merceologica. L’evocabilità, invero, può essere sufficiente a inficiare la validità di un marchio comunitario, rafforzando la tutela di produzioni tipiche e di eccellenza, quali il “Prosecco”. Il principio enunciato si traduce in una maggiore sicurezza per i titolari di DOP, che potranno opporsi con più efficacia a marchi che richiamano i propri diritti anche in settori diversi, sempre che sussista il rischio di confusione o inganno.
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