Gli strumenti di tutela del marchio nel diritto internazionale e comuitario.

La tutela internazionale del marchio

di Redazione

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Di seguito una breve disamina relativa agli strumenti di tutela del marchio rinvenibili sulla base del diritto internazionale e comunitario.

Il presente contributo in tema di tutela internazionale del marchio è tratto da “Manuale pratico dei marchi e dei brevetti” di Andrea Sirotti Gaudenzi.

La Convenzione di Unione di Parigi

La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale del 20 marzo 1883 (successivamente riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all’Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967) è il primo importante documento internazionale che consente di superare l’ostacolo della territorialità del marchio.

Il documento prevede che i Paesi ai quali si applica la Convenzione siano costituiti in Unione per la protezione della proprietà industriale, che ha per oggetto i brevetti d’invenzione, i modelli d’utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d’origine, nonché la repressione della concorrenza sleale.

La Convenzione detta alcuni princìpi fondamentali, quali il fondamentale principio di assimilazione (indicato dagli artt. 2 e 3 della fonte) e quello della priorità unionista (art. 4).

Il principio di assimilazione

In virtù del principio di assimilazione, i cittadini di ogni Stato che abbia aderito all’Unione godono negli altri Paesi unionisti degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini di questi ultimi[1].

L’art. 2 della Convenzione, infatti, dispone che «i cittadini di ciascuno dei Paesi dell’Unione godranno in tutti gli altri, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla (…) Convenzione; essi avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, sempre che siano adempiute le condizioni e le formalità imposte agli stessi nazionali»[2]. Peraltro, l’art. 1 stabilisce che «nessun obbligo di domicilio o di stabilimento nel Paese dove è domandata la protezione potrà essere richiesto ai cittadini dei Paesi dell’Unione per il godimento d’uno qualunque dei diritti di proprietà industriale»[3]. In ogni caso, «sono espressamente riservate le disposizioni della legislazione di ciascun Paese appartenente all’Unione, relative alla procedura giudiziaria e amministrativa e alla competenza, come pure all’elezione del domicilio o alla nomina di un mandatario, che fossero richieste dalle leggi sulla proprietà industriale»[4].

L’art. 3 assimila ai cittadini dei Paesi dell’Unione quelli dei Paesi non partecipi dell’Unione che siano domiciliati o abbiano stabilimenti industriali o commerciali effettivi e seri sul territorio di uno dei Paesi dell’Unione.

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Il principio della priorità unionista

L’art. 4 della Convenzione dispone che chi abbia regolarmente depositato in uno dei Paesi dell’Unione una domanda di brevetto di invenzione, di modello di utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri Paesi, di un diritto di priorità. Ciò significa che costui può presentare entro sei mesi una domanda di registrazione per lo stesso segno distintivo negli altri Paesi unionisti e gli effetti di tale registrazione retroagiscono alla data della prima domanda[5].

Clausola «telle quelle»

Ai sensi della lett. A) dell’art. 6-quinquies, della Convenzione «ogni marchio di fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel Paese di origine, sarà ammesso al deposito e protetto tale e quale negli altri Paesi dell’Unione»[6].

Tuttavia, i Paesi unionisti «potranno esigere, prima di procedere alla registrazione definitiva, la presentazione di un certificato di registrazione nel Paese di origine, rilasciato dall’autorità competente», senza richiedere «alcuna legalizzazione» del certificato[7].

La lett. B) dell’art. 6-quinquies dispone che «la registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio, considerati nel presente articolo, non potrà essere rifiutata o invalidata che nei casi seguenti: 1) quando essi siano di natura tale da recare pregiudizio ai diritti acquisiti da terzi nel Paese dove la protezione è richiesta;
2) quando essi siano privi di qualsiasi carattere distintivo, ovvero composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, per indicare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo di origine dei prodotti o l’epoca di produzione, o siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali o costanti del commercio del Paese dove la protezione è richiesta;

3) quando essi siano contrari alla morale o all’ordine pubblico e specialmente siano di natura tale da ingannare il pubblico. Resta inteso che un marchio non potrà essere considerato contrario all’ordine pubblico per la sola ragione che esso non è conforme a qualche disposizione della legislazione sui marchi, salvo il caso in cui questa disposizione non riguardi essa stessa l’ordine pubblico»[8]

Inoltre, «per valutare se il marchio sia suscettibile di protezione, si dovrà tener conto di tutte le circostanze di fatto, particolarmente della durata dell’uso del marchio»[9].

Non potranno essere rifiutati negli altri Paesi dell’Unione i marchi di fabbrica o di commercio per il solo motivo che essi differiscono dai marchi protetti nel Paese di origine per elementi che non ne alterano il carattere distintivo e non toccano l’identità dei marchi nella forma in cui essi sono stati registrati nel detto Paese di origine.

L’Arrangement di Madrid

L’Arrangement concernant l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce di Madrid, sottoscritto il 14 aprile 1891, sostituisce il deposito plurimo previsto dalla Convenzione con un sistema di deposito unico, che possa avere piena efficacia in ogni Paese firmatario dell’Accordo[10].

Ai sensi dell’art. 1 dell’Arrangement, i cittadini di ogni Paese contraente possono assicurarsi, in tutti gli altri Paesi partecipanti all’Accordo, la protezione dei marchi registrati nel «Paese di origine», grazie al deposito di tali marchi presso l’Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale, eseguito per mezzo dell’Amministrazione del «Paese di origine». Viene considerato come «Paese d’origine» il Paese dell’Unione particolare dove il depositante abbia effettivamente uno stabilimento industriale o commerciale reale o – se non ha uno stabilimento in un Paese dell’Unione – il Paese dell’Unione dove abbia il domicilio; se non ha domicilio nell’Unione, il Paese della sua nazionalità, qualora egli sia cittadino di un Paese dell’Unione[11]. Il sistema prevede che possa esere proposta domanda di registrazione internazionale solo sulla base di una registrazione già avvenuta nel Paese di origine.

Come indicato dall’art. 3, il depositante dovrà indicare i prodotti o i servizi per i quali la protezione del marchio è richiesta, nonché, se possibile, la classe o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio. Nel caso in cui il depositante non offra questa indicazione, l’Ufficio internazionale classificherà i prodotti o i servizi nelle classi corrispondenti a tale classificazione. A ogni modo, la classificazione indicata dal depositante sarà sottoposta al controllo dell’Ufficio internazionale, che lo eseguirà congiuntamente all’Amministrazione nazionale. In caso di disaccordo tra l’Amministrazione nazionale e l’Ufficio internazionale, prevarrà il parere espresso da quest’ultimo. L’art. 4 precisa peraltro che la classificazione dei prodotti o dei servizi, prevista dall’art. 3, non impegna i Paesi contraenti per quanto riguarda la valutazione dell’estensione della protezione del marchio[12].

Le formalità da osservare per ottenere una registrazione internazionale sono stabilite dal Bureau International dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

La domanda da depositare al Bureau International dev’essere formulata in lingua francese e la tutela del marchio ha durata pari a vent’anni in ogni Paese firmatario dell’Arrangement di Madrid.

Per quanto attiene agli effetti della registrazione internazionale, la protezione del marchio, in ciascuno dei Paesi contraenti interessati, sarà accordata la stessa tutela che sarebbe stata riconosciuta se il marchio vi fosse stato direttamente depositato. Ogni marchio che abbia formato oggetto di una registrazione internazionale godrà del diritto di priorità stabilito dall’art. 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, senza che sia necessario adempiere alle formalità previste dalla lettera D di tale articolo.

La registrazione di un marchio all’Ufficio internazionale viene effettuata per venti anni con possibilità di rinnovo. Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, questa diviene indipendente dal marchio nazionale precedentemente registrato al Paese d’origine. La protezione, risultante dalla registrazione internazionale, che sia stata o no oggetto di un trasferimento, non potrà più essere invocata in tutto o in parte quando, nei cinque anni dalla data della registrazione internazionale, il marchio nazionale, precedentemente registrato nel Paese d’origine secondo l’art. 1, non godrà più, in tutto o in parte, della protezione legale in tale Paese. Lo stesso avverrà, quando tale protezione legale sarà successivamente cessata, a seguito di un’azione introdotta prima della scadenza del termine di cinque anni.

In caso di cancellazione volontaria o d’ufficio, l’Amministrazione del Paese d’origine domanderà la cancellazione del marchio all’Ufficio internazionale, che procederà a tale operazione. In caso di azione giudiziaria, la stessa Amministrazione comunicherà all’Ufficio internazionale, d’ufficio o a domanda del richiedente, copia dell’atto introduttivo dell’azione o qualsiasi altro documento giustificativo di detta introduzione, nonché della decisione definitiva; l’Ufficio ne prenderà nota sul Registro internazionale (art. 6).

L’Arrangement di Nizza

L’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques dispone che i Paesi ai quali si applica l’Accordo siano costituiti in Unione e adottino una classificazione (redatta in lingua francese e inglese) comune dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi. La classificazione comprende una lista delle classi, accompagnata, se necessario, da note esplicative e una lista alfabetica dei prodotti e dei servizi, con l’indicazione della classe nella quale ciascun prodotto o servizio è incluso.

Ai sensi dell’art. 2, la portata della classificazione è quella attribuitale da ciascun Paese dell’Unione. In particolare, la classificazione non vincola affatto i Paesi dell’Unione in ordine alla valutazione della portata della protezione del marchio, né con riferimento al riconoscimento dei marchi di servizio. Ciascun Paese dell’Unione in particolare si riserva la facoltà di applicare la classificazione a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.

L’Arrangement di Vienna

L’Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques del 12 giugno 1973 ha lo scopo di dar vita ad una classificazione internazionale per i soli marchi figurativi[13].

L’Arrangement di Vienna è stato ratificato da Armenia, Austria, Bulgaria, Cuba, Francia, Kirghizistan, Lussemburgo, Messico, Moldova, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Svezia, Turchia, Tunisia, Ungheria e Uruguay. L’Italia, pur avendo sottoscritto il Trattato, non ha provveduto alla sua ratifica.

Il presente contributo in tema di tutela internazionale del marchio è tratto da “Manuale pratico dei marchi e dei brevetti” di Andrea Sirotti Gaudenzi.

Manuale pratico dei marchi e dei brevetti

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Note

[1] R. Pardolesi, R. Romano, La concorrenza e la tutela dell’innovazione, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 186.

[2] Art. 2 della Convenzione.

[3] Art. 1 della Convenzione.

[4] Ibidem. Sul punto, si rinva a: M. ricolFi (a cura di), Trattato dei marchi. Disciplina europea e nazionale, vol. I, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 11.

[5] […]

[6] Art. 6-quinquies, lett. A) della Convenzione.

[7] Art. 6-quinquies della Convenzione.

[8] Ibidem.

[9] Ibidem.

[10] Attualmente sono firmatari dell’Arrangement: Albania, Algeria, Antigua e Barbuda, Armenia, Austria, Azerbaijan, Benelux, Bielorussia, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Croazia, Cuba, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Islanda, Italia, Iugoslavia, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Monaco, Mongolia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Popolare Democratica Di Corea, Repubblica di San Marino, Romania, Russia, Sierra Leone, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudan, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tadjikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan, Vietnam.

[11] Peraltro, l’art. 2 dell’Accordo stabilisce che sono assimilati ai cittadini di Paesi contraenti i cittadini dei Paesi non aderenti all’Accordo, i quali, sul territorio dell’Unione particolare costituita dall’Arrangement, soddisfino le condizioni stabilite dall’art. 3 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

[12] Cfr. G. Sena, P.A.E. Frassi, S. Giudici, Disposizioni in materia di marchi d’impresa. Per l’applicazione del protocollo relativo all’intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Commento al d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447), in Nuove leggi civ. comm., 2000, fasc. 3-4, pag. 503. Si veda anche a. Montanari, Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale di marchio, in Foro pad., 2000, II, fasc. 1, col. 21.

[13] Cfr. F. Benussi, Marchio nelle Convenzioni internazionali, in Digesto delle discipline pri- vatistiche – Sezione Commerciale, vol. IX, Utet, Torino, 1993, pag. 305.

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