La tutela del marchio

Sul rischio di confusione in tema di marchi e sull’istituto della convalidazione ex art. 48 legge marchi

di Redazione

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di Avv. Davide Cesiano

Sommario: 1)Introduzione; 2)Requisiti e validità del marchio;3) Azione di nullità e azione di contraffazione: presupposti; 4)Rischio di confusione; 5) Preuso; 6) Azione per concorrenza sleale;7) Considerazioni conclusive

1. INTRODUZIONE
Il presente scritto redatto in forma di parere, prende spunto da un episodio verificatosi nel 2002 quando una piccola società napoletana che chiameremo Alfa per evidenti ragioni di tutela della privacy, . operante nel settore della produzione di articoli di pelletteria titolare di un marchio costituito dalla propria denominazione sociale sormontata da un cane bassotto per una serie di classi merceologiche, viene a conoscenza dell’esistenza di una società che chiameremo Beta per le identiche ragioni di tutela della privacy, che utilizza per contraddistinguere alcuni suoi prodotti in pellame un marchio costituito da una parte denominativa e da una parte figurativa costituita da “un cane bassotto del tutto identico a quello utilizzato dalla società Alfa .
A seguito di ricerche effettuate presso il Ministero dell’Industria- Ufficio Brevetti, è risultato che società Beta è titolare del predetto marchio in virtù di domanda depositata il 1993 successiva a quella della società Alfa risalente al 1992.
Successivamente la società Alfa ha invitato la società Beta a modificare il predetto marchio e a provvedere al ritiro di tutta la merce contrassegnata con lo stesso, stante il pericolo di confusione con il proprio marchio registrato anteriormente.
Da parte sua la società Beta ha comunicato alla società Alfa l’utilizzo del predetto marchio, già a partire dal 1991 a livello nazionale, diffidando la società Alfa dall’intraprendere qualsiasi iniziativa legale, stante l’infondatezza della richiesta, in virtù del richiamato art. 48 del R.D. 21.6.1942 n. 929 denominato Legge Marchi e che nel prosieguo della trattazione indicheremo con le iniziali L.M.
La fattispecie in esame che ricalca molti casi simili, offre lo spunto per una interessante riflessione sulla problematica relativa ai rischi di confusione nel settore dei marchi, in particolare modo per quei marchi che contraddistinguono prodotti appartenenti alla stesso settore merceologico o a settori affini.
2.REQUISITI DI VALIDITA’ DEL MARCHIO
La normativa in tema di marchi introdotta dal R.D. n.929 del 1942 modificato dal D.lgs del 4.12.1992 n.480 e dal D.lgs del 19.3.1996 n.198, ha stabilito che, per poter costituire oggetto di tutela come marchio, il segno deve presentare certi requisiti che sono detti requisiti di validità del marchio, in quanto la loro mancanza determina la nullità dello stesso ex art. 47 L.M. Essi sono la capacità distintiva , la novità, la verità e la liceità.
Nel caso di specie, il marchio utilizzato dalla società Beta registrato posteriormente al marchio della società Alfa, sarebbe apparentemente privo, dunque, del requisito della “novità”.
L’art 17 L.M. chiarisce cosa debba intendersi per “nuovo” .
Ai sensi dell’art 17 L.M. non sono nuovi:
a)i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti nel commercio(art 17, lett.a) L.M.);
b) i segni identici o simili a quelli già usati da altri in Italia come marchio per prodotti o servizi identici o affini, qualora sussista un rischio di confusione per il pubblico che può anche consistere in un rischio di associazione tra i due segni (art 17, lett.b) L.M.);
c)i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna, adottato da altri nell’ambito di attività imprenditoriali identiche o affini ( art. 17, 1° comma, lett.c) L.M.);
d) i segni identici o simili ad un marchio già da altri registrato in Italia, o qui efficace e in seguito a domanda depositata in data anteriore, per prodotti o servizi identici o affini (art. 17 lett.e) L.M.);
e) i segni identici o simili ad un marchio che goda di rinomanza, anche se registrati per prodotti o servizi non affini, qualora ritraggono dalla notorietà del marchio anteriore un indebito vantaggio o arrechino allo stesso un pregiudizio (art. 17 lett.g) L.M.);
f) i segni identici o simili ad un marchio già efficace in Italia in forza di un diritto di priorità, o, se comunitario, di una valida rivendicazione d’anteriorità.
Ad un attenta lettura del testo normativo appare evidente che la questione in esame può essere agevolmente sussunta sotto la lettera d) dell’art 17.
A differenza delle altre ipotesi, nella lettera d) dell’art. 17 viene in rilievo un dato non sostanziale ma formale.
In forza di questa norma, infatti, per “escludere la novità del marchio, è sufficiente la registrazione o l’anteriore deposito(seguito da una valida registrazione) di un marchio eguale o simile ad esso, a prescindere da un suo uso anteriore”.
Alla luce della normativa testè menzionata il marchio registrato dalla P.D.M. s.r.l., in quanto successivo ad un marchio simile già registrato, sarebbe invalido, ex art 47 L.M.
3. AZIONE DI NULLITA’ E AZIONE DI CONTRAFFAZIONE: PRESUPPOSTI
Prima di esaminare nel merito quale azione possa essere concretamente proposta dal titolare in esclusivo che si ritiene danneggiato dall’uso di un marchio simile, vanno brevemente richiamate le due principali azioni previste in materia di marchi: azione di nullità e azione di contraffazione con i provvedimenti cautelari accessori.
L’azione di nullità del marchio (art. 56 e ss. L.M) si instaura per far accertare la mancanza dei requisiti di validità del marchio previsti dall’art 17 L.M., essa presuppone, per sua natura, che sia avvenuta la registrazione del marchio.
L’azione di nullità del marchio si propone avanti l’Autorità giudiziaria ordinaria, si propone cioè con citazione davanti al Tribunale.
Una copia dell’atto di citazione, come per qualsiasi giudizio civile in materia di marchi, deve essere comunicata all’Ufficio italiano Brevetti e marchi, così come all’Ufficio deve essere comunicata copia della emananda sentenza (art 60 L.M.).
L’art 56 2° comma L.M. stabilisce poi che la competenza spetta all’autorità giudiziaria del domicilio del convenuto.
Il 3° comma dell’art 56 L.M. precisa che l’indicazione di domicilio annotata nell’attestato originale di registrazione vale come elezione di domicilio ai fini della competenza”. Nel caso di specie, essendo evidente la mancanza nel marchio registrato dalla società Beta del requisito della novità, stante la precedente registrazione effettuata per un marchio simile da parte della società Alfa, in virtù del combinato disposto degli art. 17 lett.e) e 47 L.M., sarebbe possibile agire nei confronti della società Beta per chiedere la declaratoria di nullità del marchio ex art 59 L.M..
E’ appena il caso di ricordare che, a seguito delle modifiche apportate al R.D. 1942/929 dal D.lgs 198/1996, l’onere probatorio incombente sul titolare del marchio risulta agevolato grazie al nuovo art 58 bis L.M.
Infatti, ai sensi dell’art 58bis, la parte che fornisce seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande e individua documenti o informazioni detenuti dalla controparte “può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte”.
Il titolare del marchio, il cui diritto di uso esclusivo sia stato violato da un terzo, è legittimato a promuovere, a tutela del diritto stesso, l’azione di contraffazione, ex art 57 L.M. L’azione di contraffazione mira a proteggere un diritto del titolare del marchio che è stato leso da un fatto illecito compiuto dal convenuto.
L’attore ha, in questo caso, facoltà di scegliere o il forum rei o il forum commissi deliciti, trattandosi infatti di una competenza alternativa.
“Con riguardo ad azione di contraffazione di marchio, il giudice deve preventivamente procedere alla qualificazione del marchio come “forte” o “debole”, costituendo questa la premessa logica del giudizio sulla confondibilita’ del marchio, in quanto tale giudizio deve essere condotto per i marchi deboli con criteri meno rigorosi che per i marchi forti, essendo la protezione dei primi limitata alle parti del segno dotate di originalità mentre per i marchi forti la tutela e’ estesa a tutti gli elementi che li compongono” (Cass. n.1724/1994).
L’azione di contraffazione di natura reale ed imprescrittibile, affinché giunga a buon fine, può essere preceduta da due misure cautelari tipiche: la descrizione, il sequestro e l’inibitoria(art. 61, 62, 63 L.M.).
Per ricorrere a tali provvedimenti sarà necessario, da parte del giudice, accertare la sussistenza dei due requisiti essenziali dei provvedimenti cautelari: fumus boni iuris e periculum in mora ovvero la probabile fondatezza della pretesa attorea e il fondato timore che durante il tempo necessario allo svolgimento del processo si possano verificare situazioni lesive a carico del richiedente.
Se è vero che, sulla base di quanto siamo venuti esponendo finora, non vi sarebbe motivo per non intraprendere azione giudiziaria per ottenere la declaratoria di nullità (art.56 L.M) del marchio registrato dalla società Beta e per l’azione di contraffazione (art 57, 61,62,63L.M), esistono, però, alcune circostanze ostative che richiedono una dettagliata trattazione di qui a breve.
4. IL RISCHIO DI CONFUSIONE
Prima di affrontare la questione della proponibilità di un’azione di nullità, di contraffazione ex art 58 L.M. da parte della società Alfa nei confronti della società Beta occorre soffermarsi brevemente, sulla nozione di “rischio di confusione”, che costituisce la condicio sine qua non per proporre l’azione di contraffazione.
Il rischio di confusione o di associazione richiede, per verificarsi, il concorso di due elementi: l’identità o somiglianza tra segni e l’identità o affinità tra i prodotti contrassegnati. Quando due marchi non sono identici ma soltanto simili, occorre verificare se tra essi vi sia confondibilità.
L’accertamento della confondibilità tra i segni va fatto tenendo presenti diversi aspetti:
a)in primo luogo, occorre considerare il tipo di consumatore destinatario dei prodotti contrassegnati;
b) in secondo luogo, occorre considerare il fatto che normalmente il consumatore, all’atto dell’acquisto, non realizza il confronto tra i due segni contemporaneamente presenti ma tra un segno (quello del preteso contraffattore) ed il ricordo dell’altro (quello dell’attore in contraffazione);
c) terzo momento dell’indagine,poi, è il confronto tra i due marchi nel loro aspetto grafico, fonetico, ideologico. Entrano qui in gioco, innanzitutto, le somiglianze e le diversità delle caratteristiche visivamente percepibili(e cioè dei disegni, caratteri tipografici, fregi e colori).
Come si è già detto, il rischio di confusione o di associazione richiede, oltre alla confondibilità tra i segni, anche l’identità o l’affinità tra i prodotti o i servizi contrassegnati.
Pur in presenza di segni identici, infatti, tale rischio non può verificarsi quando i prodotti ai quali sono applicati sono merceologicamente lontanissimi gli uni dagli altri.
E’ questo il principio della relatività o specialità della tutela del marchio.
Tale principio, già espresso dall’art. 2659 c.c. e dall’art 11 L.M., è ribadito poi dall’art. 4, 3° comma, L.M. il quale dispone “la registrazione esplica i suoi effetti limitatamente ai prodotti o servizi nella registrazione ed ai prodotti o servizi affini”.
Su tale questione si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di merito che in una statuizione di particolare rilievo ha affermato “Il giudizio di confondibilita’ fra marchi va compiuto secondo il principio della globalita’ della valutazione, tenendo conto dell’impressione dell’insieme che puo’ essere suscitata nel consumatore di media attenzione e diligenza, ed avuto riguardo allo scarto nel tempo e nello spazio dell’effetto mnemonico e confusorio. L’uso di caratteri identici può accentuare il giudizio di insieme di confondibilita’” (Tribunale Roma 31 agosto 1979,Fruit of the Loom di New York c. Damiani, in Riv. dir. ind. 1981, II,140).
Si pone a questo punto, il problema di stabilire quando un prodotto o un servizio possa dirsi invece affine ad un altro.
A tal proposito si contrappongono, in particolare due tesi:
a) La tesi tradizionale, consolidata in giurisprudenza, secondo la quale sono affini tra loro quei prodotti o servizi che 1)hanno stessa natura; 2) sono destinati alla stessa clientela; 3)soddisfano gli stessi bisogni;
b) La tesi più recente (VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2000) che, invece, in coerenza con la funzione di indicazione di provenienza del marchio, considera affini tra loro quei prodotti che possano ragionevolmente far pensare al consumatore di provenire dalla medesima impresa.
Applicando al caso di specie quanto esposto, si rileva che il marchio registrato dalla società Beta presenta certamente “un elemento figurativo suscettibile di provocare confusione nel pubblico dei consumatori: l’utilizzo di un cane bassotto sopra la parte denominativa identico a quello contenuto nella parte anche essa figurativa del marchio della società Alfa”.
Ad aumentare il rischio di confusione vi è l’ulteriore circostanza che la società Beta ha utilizzato il predetto marchio su categorie di prodotti merceologicamente identici a quelli su cui è stato apposto il marchio della società Alfa (materiale di pellame: borse ed altri accessori- classe 18) (cfr. sull’argomento Tribunale di Napoli, sez. VII, 9 maggio 2000, in Giurisprudenza napoletana, 1/2002, pg. 7 e ss.).
A tal proposito va citata un’interessante sentenza del Tribunale di Torino, la quale afferma che “la circostanza che il marchio sia costituito da elementi compositivi deboli, ossia caratterizzati da una ridotta elaborazione fantastica e pertanto da una minore capacità distintiva non impedisce il riconoscimento della contraffazione quando uno di tali elementi risulta pedissequamente riprodotto nel colore, nella conformazione e nella collocazione (in applicazione di questo principio il tribunale ha ravvisato la contraffazione di un marchio destinato a contraddistinguere un servizio inerente alla distribuzione del gas costituito da una fiammella di colore azzurro ad opera di un altro marchio che riproduce pedissequamente tale fiammella nel colore, nella conformazione e nella collocazione, non essendo sufficiente ad escludere la contraffazione la differenza data dal fatto che in uno dei due marchi la fiammella risulta inquadrata su di uno sfondo grigio a forma di video)” (Tribunale Torino, 30 ottobre 1996, Soc. Termocontrol c. Soc. Italgas, in Dir. industriale 1997, 465).
5. PREUSO
La società Beta sostiene che la società Alfa benché titolare esclusiva di un marchio registrato anteriormente, non può chiedere la inibizione dell’uso del segno figurativo costituente il marchio “, in quanto la società Alfa avrebbe tollerato l’uso di tale marchio per ben otto anni (1992-2000).
Ma vi è di più.
La società Beta avrebbe utilizzato il marchio controverso, pubblicizzandolo su scala nazionale e su mezzi di altissima diffusione sin dal 1991.
Vi sarebbe un preuso da parte della società Beta del predetto marchio, ancora prima della registrazione del marchio della società Alfa risalente al 29.9.1992.
Tale preuso avrebbe avuto, in più, una diffusione nazionale e non locale.
E’ bene a tal proposito, richiamare la disciplina del preuso, al fine di chiarire la complessità della situazione che va delineandosi.
L’art 17 lett.b) L.M., come già detto, afferma che non sono nuovi “i segni identici o simili a quelli già usati in Italia come marchio per prodotti o servizi identici o affini…..”
Per determinare la mancanza di novità di un marchio, però, non è sufficiente, qualsiasi <<preuso>> di un marchio confondibile.
Deve, infatti, trattarsi di un marchio che sia <<noto>> di una notorietà diffusa e abbastanza intensa.
Che l’uso e la notorietà siano concetti distinti è confermato, del resto, dalla seconda parte dell’art 17 lett b) che esclude che il marchio manchi di novità in due ipotesi:1) quando il preuso non importa la notorietà del marchio; 2) quando il preuso comporta la notorietà solo locale.
Il diritto sul marchio registrato in presenza di un preuso non distruttivo della novità risulta, però, affievolito, dovendo il registrante tollerare che il preutente continui nel proprio uso e potendo solo esigere che quell’uso non aumenti né si estenda (art. 2571 c.c., art 9 L.M.)
“La prova del preuso deve essere data con preciso riferimento alle modalita’ concrete di diffusione ed ai relativi tempi, ai soggetti destinatari della distribuzione, ai luoghi di affermata diffusione ed all’estensione della stessa. Rileva infine la mancanza di alcun supporto documentale da cui trarre elementi di prova” (Tribunale Milano, 27 febbraio 1997 Figc c. Soc. Automotosport in Riv. dir. ind. 1998,II, 298 ).
Ed ancora.
“Il preuso del marchio attribuisce al titolare il diritto di utilizzazione esclusiva nell’ambito dell’uso generale o locale e nell’ambito dello stesso genere di prodotti ovvero, quindi, di inibirne l’uso altrui anche nei confronti di chi, successivamente, abbia ottenuto la registrazione. Il marchio preusato e’, pertanto, tutelato anche nei riguardi del marchio brevettato, ma solo se sia idoneo a togliere a quest’ultimo il requisito della novita’ e si riferisca a prodotti uguali o affini e non eterogenei” (Pretura Roma 8 aprile 1988, Societa’ Istahar c. Societa’ Columbia Pictures, in Riv. dir. comm. 1989, II,233)
Inoltre dottrina e giurisprudenza sono da tempo unanimi nell’affermare, perché si configuri preuso è necessario che lo stesso sia “continuo e intenzionale”, non “precario, sperimentale, occasionale o casuale” (Mangini, Il marchio e gli altri segni distintivi, Tr. Galgano, V, p. 212; Trib. Catania 25.01.77, in R. d. comm. 77, II, p. 103; Trib. Milano 16.10.75, in G. d. ind. 76, 1060).
Ne consegue che la società Beta qualora riuscisse a provare in modo certo: a) il preuso del marchio registrato nel 1993, addirittura prima della registrazione del marchio della società Alfa; 2) la diffusione e la notorietà a livello nazionale del marchio preusato e poi successivamente registrato nel 1993; c) l’identità e/o affinità delle classi merceologiche su cui veniva utilizzato il marchio in preuso rispetto alle classi merceologiche utilizzate dalla società Alfa per apporre dal 1992 in poi, il proprio marchio registrato,- potrebbe chiedere, ai sensi dell’art 56 L.M., la declaratoria di nullità del marchio della società Alfa, per mancanza del requisito della “novità” e richiedere l’inibizione dello stesso, ai sensi dell’art 63 L.M.
Tuttavia anche nei confronti della società Beta si applica l’istituto della convalida, avendo “la società Beta tollerato per un periodo quinquennale, senza contestazione, il marchio usato della società Alfa.”
Pertanto alla società Beta sarebbe preclusa qualsiasi azione per la declaratoria di nullità ex art 56 L.M. e per la contraffazione, ex art 57 L.M.
Facendo ancora riferimento alla comunicazione inviata dalla società Beta alla società Alfa datata 2000, va evidenziato il richiamo operato da Beta all’art 48 n.1 del R.D. n.929/1942.
Tale richiamo obbliga ad un ulteriore ma doverosa precisazione.
L’art 48 1°comma R.D. n.929/1942 prevede testualmente “il titolare del marchio d’impresa anteriore ai sensi dell’art 17, comma 1, lettere d), e),g) e h), e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stati domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso”.
Discussa è la natura giuridica di tale istituto: una parte della dottrina individua nella convalida del marchio una ipotesi di usucapione fondata sul possesso pacifico per cinque anni del marchio, quando sia stato realizzato in buona fede; altri autori criticano tale impostazione in considerazione del fatto che l’uso di un bene immateriale non costituisce possesso e preferiscono parlare in termini di prescrizione o decadenza.
Non manca, infine, chi sostiene la totale originalità della natura giuridica di tale istituto.
In giurisprudenza, invece, si tende a preferire l’opinione che si tratti di una eccezionale ipotesi di sanatoria del negozio nullo sulla base del presupposto che l’ambito di applicazione di tale convalida è tassativamente determinato dall norma in esame.
Indipendentemente a quale posizione dottrinale si voglia aderire, il dato di fatto normativo è che l’uso del marchio può, in determinate circostanze, convalidare un marchio che sarebbe altrimenti invalido per difetto di novità, o per contrasto con altrui diritti d’autore o di proprietà industriale.
La prima ipotesi riguarda il caso di marchio nullo perché anticipato da altro marchio registrato od usato con notorietà non puramente locale, nullo cioè per difetto di novità.
In questo caso l’uso quinquennale, senza contestazioni, sana il vizio iniziale e, né il titolare del marchio anteriore, né i terzi (art 48 2° comma R.D. n.929/1942) potranno far valere tale causa di nullità: i due marchi coesisteranno (art. 48 1°comma e art . 53 R.D. n.929/1942).
La normativa attribuisce tuttavia una rilevanza determinante all’elemento soggettivo, tanto con riferimento al titolare del marchio anteriore, quanto con riferimento al titolare del marchio successivo.
L’art 48 L.M. precisa, infatti, che il titolare del marchio anteriore deve avere tollerato l’uso del marchio posteriore pur essendone a conoscenza; ed ancora, che il titolare del marchio successivo debba averlo registrato in buona fede (non lo abbia cioè domandato in malafede, in quanto la malafede sopravvenuta dopo la registrazione è irrilevante).
Questo aspetto della normativa pone evidentemente delicati problemi interpretativi.
Si deve in primo luogo, ritenere che il legislatore ammetta ed attribuisca rilevanza giuridica al fatto che il titolare del marchio anteriore possa ignorare l’esistenza del marchio successivo, pure trattandosi di un marchio registrato; in altre parole, il legislatore non attribuisce al sistema di pubblicità, costituito dalla registrazione, valore di presunzione legale (iuris et de iure) di conoscenza.
Sembra tuttavia, come evidenziato in dottrina, doversi riconoscere almeno una presunzione semplice (iuris tantum) a favore di colui che ha successivamente registrato il marchio, determinando una inversione dell’onere della prova sulla circostanza della non conoscenza da parte del primo titolare.
Si deve poi ritenere che nel giudizio sulla conoscenza o non conoscenza abbia un valore determinante la diffusione e l’intensità dell’uso quinquennale del marchio successivamente registrato; è infatti l’uso (ben più della mera registrazione) a giustificare l’istituto della convalidazione, e la prova di un uso effettivo è quindi essenziale per integrare la fattispecie considerata.
Sempre con riguardo alla tolleranza da parte del titolare del marchio anteriore, ci si deve chiedere se il periodo di cinque anni, previsto dalla norma, decorra dalla registrazione o dalla conoscenza del marchio successivo: la lettera della legge induce a ritenere che il termine decorre dalla conoscenza e quindi sostanzialmente, dall’uso, al quale ci si deve riferire per rendere oggettivamente determinabile, sia la conoscenza, sia la decorrenza della tolleranza (cfr. amplius sull’argomento SENA, Il nuovo diritto dei marchi, Milano, 2001).
L’art 48 L.M. richiede, ancora, che il marchio posteriormente registrato non sia stato domandato in malafede.
Anche qui la norma non attribuisce evidentemente una rilevanza decisiva al sistema di pubblicità legale della registrazione, cosicché dovrà aversi riguardo piuttosto all’uso ed alla notorietà del marchio anteriore, anche se registrato (uso e notorietà di preuso del segno non registrato).
“La buona fede richiesta ai fini della convalida del marchio dall’art. 48 testo presuppone l’ignoranza di ledere l’altrui diritto”(Corte Appello Milano, 20 settembre 1994 Soc. Reynolds Tobacco e altro c. Soc. Cassera, in Riv. dir. ind. 1995,II, 289).
La buona fede del titolare del marchio successivo può aversi tuttavia anche in caso di conoscenza del marchio anteriore, quando i due segni non siano uguali o non siano destinati ed usati per contraddistinguere prodotti identici.
La opinabilità dei giudizi di confondibilità fra segni e di affinità fra prodotti lascia infatti un largo margine alla buona fede del soggetto che ha successivamente registrato il marchio.
6. AZIONE PER CONCORRENZA SLEALE
Dopo aver esaminato le azioni specifiche previste dalla normativa in tema di tutela del marchio, occorre trattare della possibile esperibilità da parte della società Alfa dell’azione per concorrenza sleale, ex art 2598 c.c., in via autonoma o congiuntamente a quella a tutela del marchio.
Preliminarmente vanno richiamati i comportamenti che costituiscono atti di concorrenza sleale come definiti dall’art. 2598 c.c.
L’art. 2598 c.c. individua innanzitutto due fattispecie tipiche: a)gli atti di confusione (n.1); b) gli atti di denigrazione e l’appropriazione di pregi (n.2). Enuncia poi una regola generale di chiusura, disponendo che costituisce atto di concorrenza sleale <<ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda>>(n.3).
Nel caso di specie, limiteremo la nostra attenzione agli atti di confusione.
A sua volta l’art. 2598 1° comma c.c. prevede tre fattispecie:
A) USO DI <<NOMI O SEGNI DISTINTIVI>> CONFUSORI
La prima delle tre fattispecie previste dall’art. 2598 n.1 c.c. è quella di chi <<usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri>>.
Con tale norma, il legislatore intende tutelare contro l’imitazione confusoria tutti i segni atipici che possano essere utilizzati a fini distintivi, con la sola eccezione della forma del prodotto.
Si discute, però, se tra i suddetti segni rientrino anche quelli già tutelati altrove dalla legge, come il marchio, nel caso di specie; in altri termini ci si chiede se una contraffazione di marchio registrato, già sanzionata specificamente in altra sede, costituisca anche atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art 2598, n.1 c.c.
Per una risposta affermativa depone la stessa norma, la quale, con l’inciso <<Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi>>, sembra ammettere la possibilità di un concorso delle due tutele.
Secondo una certa giurisprudenza tale cumulo non sarebbe possibile: una volta invocata la tutela del segno tipico- osserva- quella contro la concorrenza sleale nulla vi aggiungerebbe e sarebbe perciò superflua (v. Tribunale Milano, 24 gennaio 1994 Esposito c. Neometal Optik international 3000, in Riv. dir. comm. 1994, 405 “L’azione di contraffazione di marchio non e’ cumulabile con quella di concorrenza sleale ove le due azioni siano basate sugli stessi fatti”)
Secondo un’altra giurisprudenza certamente prevalente e sostenuta anche dalla dottrina più autorevole (CAMPOBASSO, GHIDINI, VANZETTI-DI CATALDO) il cumulo delle due azioni nel processo è configurabile: sotto il profilo sanzionatorio, infatti, l’azione di concorrenza sleale è più ampia di quella di contraffazione, prevedendo, all’art. 2599 c.c., l’emissione di <<opportuni provvedimenti>> affinché vengano eliminati gli effetti dell’atto confusorio nonché, all’art. 2600 c.c., la presunzione di colpa.
Su tale questione la Cassazione si è così espressa “l’azione per concorrenza sleale può essere esperita alternativamente ed anche congiuntamente alle azioni per la tutela del marchio, essa ha natura personale e si ricollega ad una successione e reiterazione di atti illeciti” (Cass. n.5131/1985).
Ed ancora.
“In ordine alla pretesa violazione dell’art 2598 c.c. è sufficiente rilevare che l’attività illecita, consistente nell’appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l’uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall’imprenditore concorrente, può essere da quest’ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un’azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un’azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti” (Cass. n.8157/1992).
Anche il Tribunale di Napoli si è espresso favorevolmente sull’argomento “tra la disciplina della tutela concorrenziale e la disciplina della tutela brevettuale non vige un rapporto di specialita’ per cui, ove ricorrano i presupposti per invocare quest’ultima, non puo’ invocarsi la prima, sicche’ l’imprenditore puo’ promuovere anche cumulativamente sia l’azione (cautelare e/o di merito) di concorrenza sleale che quelle di contraffazione di marchi”(Tribunale Napoli, 5 novembre 1998 Benckiser e altro c. Soc. Henkel e altro, in Riv. dir. ind. 1999,II, 243 cfr. conforme Tribunale Napoli, 20 ottobre 1995 Soc. Brevetti e Co. c. Soc. Swinger International, in Dir. industriale 1996, 473).
Ma vi è di più.
“La domanda di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. puo’ trovare accoglimento, anche nell’ipotesi in cui venga respinta la contestuale azione di contraffazione del marchio, sempre che venga fornita idonea prova che sono state poste in essere altre tipologie di atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attivita’ altrui” (Tribunale Firenze, 16 marzo 1999, Soc. Ferragamo Italia c. Soc. Biagini e altro, in Foro toscano 2000, 146 cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 febbraio 1979 n. 1038).
B) IMITAZIONE SERVILE
L’art. 2598 , n.1 c.c., contempla, come seconda delle tre fattispecie, la c.d. imitazione servile, sancendo che compie atti di concorrenza sleale chiunque << imita servilmente i prodotti di un concorrente>>.
Tale formula che, ad una prima lettura , sembrerebbe vietare qualsiasi imitazione degli altrui prodotti, purchè fedele e pedissequa, è stata nel tempo oggetto di interpretazioni sempre più restrittive.
Un primo limite è stato introdotto in ordine alle parti del prodotto la cui imitazione può definirsi illecita.
Considerando, infatti, che l’imitazione servile è inserita in un contesto che tratta della concorrenza con fusoria, deve ritenersi vietata dalla norma soltanto l’imitazione delle parti appariscenti del prodotto in quanto solo l’imitazione di esse, può, appunto ingenerare confusione in chi guarda il prodotto (cfr. GHIDINI, La concorrenza sleale, in Giur. Sist. Civ. e comm. Diretta da W. BIGIAVI, Torino, 1982; DI CATALDO, L’imitazione servile, Milano, 1979).
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, affermando che “In tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l’esistenza della fattispecie della confondibilita’ tra prodotti per imitazione servile, e’ necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non tanto attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, bensì mediante una valutazione di tipo sintetico, ponendosi nell’ottica del consumatore e tenendo conto che quanto minore risulti l’importanza merceologica di un prodotto, tanto piu’ la scelta puo’ essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazione di carattere superficialmente sensoriale anziche’ da dati obbiettivi che conducano ad una piu’ riflessiva, attenta e meditata valutazione, mentre il breve e sommario esame analitico della vicenda sottoposta all’esame del giudicante deve risolversi in un complessivo giudizio di confondibilita’ dei prodotti” (Cass. n. 11795/1998).
7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Da quanto fin qui considerato emerge chela società Alfa ha tollerato, senza contestazioni fino all’anno 2000, l’uso del marchio della società Beta. Se tale tolleranza della società Alfa potrebbe, agevolmente, essere correlata alla mancata conoscenza del marchio della società Beta, nonostante la registrazione, in virtù di quanto detto in precedenza., tuttavia, va rilevato che, nell’eventuale giudizio, sulla conoscenza o non conoscenza, ha un valore determinante la diffusione e l’intensità dell’uso quinquennale del marchio successivamente registrato.
Se è vero che la società Beta ha – come essa sostiene- utilizzato il marchio de quo, pubblicizzandolo su scala nazionale e su mezzi di altissima diffusione sin dal 1991(dimostrabile, esibendo giornali ed altri strumenti pubblicitari a diffusione nazionale), ne consegue, l’evidente difficoltà per codesta società di sostenere la mancata conoscenza del predetto marchio, e dunque impugnare l’avvenuta convalida ex art 48 L.M., con la conseguente preclusione per la proponibilità dell’azione di nullità ex art 56 L.M. e dell’azione di contraffazione, ex art 57 L.M.
E’ evidente, poi, che la società Alfa non potrà ottenere alcun provvedimento cautelare(descrizione, sequestro ed inibitoria, artt. da 61 a 63 L.M.), stante la mancanza del periculum in mora e fumus boni iuris. Tuttavia, per poter privare di efficacia la convalida ex art 48 L.M., richiamata dalla società Beta, si dovrebbe sostenere la malafede di quest’ultima nel depositare la domanda di registrazione.
Infatti la convalida richiede espressamente la buona fede iniziale.
La malafede della società Beta potrebbe essere provata, nella misura in cui, la società Alfa riuscisse a dimostrare (fornendo ampio materiale pubblicitario apparso su diverse riviste di livello nazionale) la diffusione e la notorietà a livello nazionale del suo marchio, ancora prima che la società Beta avesse registrato nel 1993 il suo marchio.
E’ bene ricordare nuovamente che l’art 48 L.M. non attribuisce una rilevanza decisiva al sistema di pubblicità legale della registrazione, ma piuttosto all’”uso ed alla notorietà del marchio anteriore”. Tuttavia se la società Beta riuscisse a provare “il preuso continuo ” del suo marchio a livello nazionale, prima della registrazione effettuata dalla società Alfa , non solo sarebbe impossibile provare la sua eventuale malafede, ai fini della declaratoria di inefficacia della convalida, ma la società Beta potrebbe, paradossalmente, richiedere la declaratoria di nullità del marchio della società Alfa, per mancanza del requisito della novità, stante il preuso, ed ottenerne la inibitoria (art. 63 L.M.), tuttavia, come abbiamo già detto, tale possibilità sarebbe preclusa dall’intervenuta convalida, ex art 47 L.M.
Per mero scrupolo difensivo va ricordata la difficoltà probatoria in materia di prova della malafede, stante la presunzione di buona fede prevista a livello codicistico (mala fides superveniens non nocet).
Pertanto, in assenza di elementi probatori certi ed inequivocabili che attestino la diffusione e la notorietà del marchio registrato della società Alfa prima della registrazione del marchio della società Beta, qualsiasi azione giudiziaria da partedella società Alfa sarebbe ingiustificata e chiaramente temeraria. Per quanto riguarda, poi, la possibilità di intraprendere cumulativamente all’azione specifica in materia di marchi o in modo alternativo, azione giudiziaria per l’accertamento della concorrenza sleale per confusione (imitazione servile) ex art 2598 1°comma c.c., occorre ricordare che l’azione di concorrenza sleale per imitazione servile, presuppone non “il rischio di confusione tra segni(marchi), ma “un concreto pericolo di confusione tra prodotti concorrenti”, secondo una valutazione di tipo sintetico, ponendosi nell’ottica del consumatore.
Vale la pena richiamare, anche in questa parte conclusiva, la interessante sentenza del Tribunale di Firenze per cui: “La domanda di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. puo’ trovare accoglimento, anche nell’ipotesi in cui venga respinta la contestuale azione di contraffazione del marchio, sempre che venga fornita idonea prova che sono state poste in essere altre tipologie di atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attivita’ altrui”.
Napoli
Avv. Davide Cesiano

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