Svolgimento del processo
Il Tribunale di Firenze, con sentenza 23.01/13.04.02,in parziale accoglimento delle domande proposte dalla J.Barbour & Sons Ltd nei confronti della Spa Decorline in liquidazione e della Sri Paperback, riteneva le convenute – la prima quale titolare dei marchio ******* reg.to il 16.11.92 con il n. 579701,e la seconda quale licenziataria del marchio medesimo – responsabili della violazione e contraffazione dei marchio ******* concesso il 29.09.86 coi n. 449146 all’attrice; nonché responsabili delle condotte previste dall’art. 2598 nn. 1 e 3 c.c.. Per l’effetto, ordinava sia la distruzione di tutto il materiale riportante il marchio in contraffazione, sia l’inibizione di qualsiasi attività avente ad oggetto detto materiale, sia, infine, la pubblicazione del dispositivo della decisione su alcuni quotidiani nazionali.
Al contempo rigettava le domande di risarcimento del danno, e di nullità del marchio ******* concesso alla spa Decorline col n. (omissis), pure introdotte dall’attrice.
Riteneva la decisione, in fatto, che: a) la Soc. ********** & Sons aveva presentato nel 1980 domanda di registrazione del marchio ******* – cui era seguito l’accoglimento in data 29.09.86 con il n. (omissis) – per la classe 25 (capi di abbigliamento); b) la spa Decorline aveva presentato, il 20.11.89 analoga domanda per lo stesso marchio – ma per le classi 16 e 18 (prodotti di cartolibreria, pelletteria e valigeria) – concesso in data 16/11/92 con il n. (omissis); e) le prove raccolte avevano dimostrato che le convenute,in particolare la srl Paperback quale licenziataria della spa Decorline, avevano iniziato l’utilizzo del marchio a partire dall’autunno 1995.
Sosteneva la sentenza in diritto che: 1) il marchio ******* godeva di notorietà (essendo associato a capi di abbigliamento esclusivi come risultava dalla pubblicità dell’epoca e da un’indagine di mercato condotta su richiesta dell’attrice); le convenute avevano sfruttato – come risultava dal brevetto concesso e dai cataloghi e campioni prodotti – la forza evocativa del marchio; 2) di conseguenza era applicabile, avuto riguardo all’affinità esistente tra la classe 25 e 18 (pelletteria) di cui sopra per quanto attiene agli zainetti col marchio ******* commerciati dalle convenute, la disciplina di cui all’arti lett. b) e c) ************ nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lvo 480/92, secondo cui il titolare del marchio d’impresa registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti e servizi anche non affini se il marchio registrato gode nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o reca pregiudizio allo stesso; 3) conseguentemente, doveva convalidarsi il sequestro concesso all’attrice ante causam”, oltre all’accoglimento delle domande di distruzione e di inibitoria di quanto oggetto di contraffazione. Viceversa il Tribunale riteneva che la domanda di nullità del brevetto rilasciato alla convenuta soc. Decorline non fosse accoglibile ostandovi la norma transitoria dell’art. 89 D.lvo 480/92 che, per i marchi concessi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, rinviava alle norme precedenti, non contemplanti le ipotesi di nullità invocate dall’attrice; come pure non era accoglibile la domanda di risarcimento del danno da concorrenza sleale, non potendosi utilizzare il ricorso, invocato dall’attrice, al criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c, nella carenza di qualsiasi prova del danno subito (sia delle asserite spese sostenute, prima del sequestro, per l’introduzione della sua attività nel settore della cartolibreria e valigeria giovanile; sia delle difficoltà di ordine economico incontrate per l’inserimento in detto settore).Invece il provvedimento di pubblicazione della sentenza poteva essere adottato come misura sufficiente ad evitare ulteriore pregiudizio all’immagine dell’attrice.
Avverso la sentenza proponevano appello – in via principale – la Curatela del fallimento Srl Copywrite Italia (nuova denominazione della srl Paperback),dichiarata nel frattempo fallita con sentenza del Tribunale di Firenze, nonché – in via incidentale – la spa Decorline in liquidazione, rappresentata anche dal liquidatore giudiziale della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, deducendo l’insanabile contraddizione in cui era incorso il Tribunale allorché, da un lato, aveva dichiarato illecito l’uso, da parte di Paperback (licenziataria del marchio registrato dalla spa Decorline), del marchio medesimo, e, dall’altro, aveva accertato la legittimità di tale segno distintivo (rigettando la domanda di nullità proposta dall’attrice); al riguardo, sempre secondo gli appellanti, la sentenza aveva erroneamente fatto applicazione della norma transitoria dell’art. 88 D.lvo 480/92 giacché tale disposizione riguardava solo i marchi di fatto (e non quelli registrati), sicché a nulla rilevava la dichiarata – ma comunque non provata – notorietà del marchio ******* dell’attrice; mentre doveva farsi riferimento al successivo art. 89 (che esentava dalle cause di nullità, previste dalla nuova ************, quei marchi che fossero stati registrati prima dell’entrata in vigore di quest’ultima e, tra le cause di nullità stabilite dalla ” vecchia ” disciplina, non vi era quella di avere utilizzato il marchio registrato per settori produttivi non affini – tali essendo stati definiti dallo stesso Tribunale, quello della cartolibreria e l’altro dell’abbigliamento – a quelli protetti dalla notorietà del segno distintivo).
Infine, rilevavano che la statuizione sulla concorrenza sleale era stata affermata senza alcuna motivazione.
La Spa Decorline in liquidazione, in più, osservava che erroneamente il Tribunale aveva asserito che vi era affinità tra la classe 18 (articoli di pelletteria) e la classe 25 (abbigliamento), rilevando che gli zaini facevano parte di prodotti della “linea scuola” venduti soltanto nei negozi di cartoleria, e non senza contare che il raffronto tra prodotti, per accertarne l’affinità o meno, doveva essere fatto con riguardo alla destinazione degli stessi ed alla clientela cui erano diretti (sicché appariva evidente la non affinità tra zaini ed articoli di abbigliamento).
L’appellante incidentale altresì lamentava il mancato esame, da parte del Tribunale, dell’eccezione di decadenza dal marchio per non uso dello stesso da parte dell’attrice.
Si costituiva la J.Barbour & Sons Ltd resistendo al gravame e proponendo appello incidentale per sentir dichiarare la nullità del brevetto concesso alla spa Decorline (dovendosi applicare la nuova disciplina della Legge marchi di cui al D.lvo 480/92,che tutela il marchio celebre anche per prodotti non affini a quelli per i quali il marchio era stato riconosciuto);e ciò in quanto l’attività della concorrente era iniziata nell’anno 1995.
Interveniva il P.G. che chiedeva l’accoglimento dell’appello.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1319/05, rigettava entrambi gli appelli.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso il fallimento della Copywrite italia srl con atto notificato il 19-20/7/06 cui ha resistito con controricorso la J ******* & sons ltd che ha proposto altresì ricorso incidentale cui ha resistito con controricorso la curatela fallimentare.
Successivamente ha proposto ricorso per cassazione la Decorline srl con atto notificato il 17-19-20/10/10 cui ha resistito con controricorso la J.Barbour & sons LTD.
Motivi della decisione
Va preliminarmente osservato che, essendo il primo ricorso proposto (n. 24098/06) quello del fallimento della Copywrite Italia srl notificato il 19-20/7/06, lo stesso è il ricorso principale, mentre quello successivamente proposto dalla Decorline srl (n. 28369/06), con atto notificato il 17-19-20/10/10, va qualificato come ricorso incidentale.
Riveste ovviamente la natura di ricorso incidentale quello (n. 27417/06) proposto dalla società *******.
Ciò posto i tre ricorsi vanno riuniti ex art. 335 cpc. Con il primo motivo di ricorso principale il fallimento Copywrite Italia S.r.l. (già Paperback S.r.l.) lamenta che la Corte d’Appello di Firenze, ha erroneamente ritenuto che il marchio n. .(omissis), registrato da *********, ancorché concesso prima dell’entrata in vigore del D.L.480/1992 ed ancorché valido al momento della concessione, non potesse essere utilizzato dopo l’entrata in vigore della riforma in quanto non usato prima di essa. La ricorrente sostiene, in particolare, che la Corte di merito non ha tenuto conto che gli artt. 88 e 89 del D.L. 480/1992 disciplinano fattispecie diverse: l’art. 88 il regime transitorio del marchio di fatto e l’art. 89 il regime transitorio dei marchi registrati e alla fattispecie in esame sarebbe applicabile solo l’art. 89, trattandosi di marchio registrato da Decorline prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 480/1992. Con il secondo motivo la Copywrite Italia srl lamenta la violazione dell’art. 42 l.m che consentiva a chi aveva registrato un marchio di iniziarne l’utilizzazione senza incorrere in decadenza entro tre anni dalla data del rilascio.
Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta che la Corte d’Appello sia incorsa in un errore in procedendo allorché ha ritenuto non ritualmente proposta dalla Decorline l’eccezione di decadenza per non uso del marchio n. … di cui J.Barbour è titolare.
Secondo la ricorrente la Corte d’Appello aveva il potere-dovere di esaminare d’ufficio la validità del marchio di cui la J. Barbour si era avvalsa nei confronti delle convenute.
Con il quarto motivo contesta la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove ha confermato la sentenza del Tribunale, ma, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, ha affermato che gli zainetti da essa commercializzati potevano considerarsi prodotti affini rispetto a quelli commercializzati dalla ******* con il proprio marchio.
Con il primo motivo di ricorso incidentale la società ******* deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello di Firenze nel respingere la richiesta avanzata di veder dichiarata la nullità del marchio ******* registrato da ********* nel 1992 Evidenzia che, a norma dell’art. 1 D.Lgs. 412/1992 n. 480, il titolare del marchio ha diritto di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda di tutela nello Stato e se l’uso del segno, senza giusto motivo, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio. Deduce ulteriormente che,comunque, anche prima della entrata in vigore del d.lgs. 480/92, la protezione del marchio notorio si estendeva anche nei confronti dei prodotti non affini. Con il secondo motivo contesta la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni. La ricorrente Decorline srl deduce con il primo motivo di ricorso incidentale la medesima doglianza posta con il primo motivo del ricorso del fallimento Copywrite lamentando l’errore della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il marchio n. (omissis), registrato da *********, ancorché concesso prima dell’entrata in vigore del D.L.480/1992 ed ancorché valido al momento della concessione, non potesse essere utilizzato dopo l’entrata in vigore della riforma in quanto non usato prima di essa.
Con il secondo motivo di ricorso lamenta che la Corte d’appello non abbia pronunciato sulla contestata notorietà del marchio *******.
Con il terzo motivo di ricorso riprende le stesse doglianze di cui al secondo motivo del ricorso principale del fallimento Copywrite Italia sostenendo che tutto il sistema della legge — quale risulta anche dagli art. 42 e 91 L.M. — non consente di ritenere che possa essere inibito l’uso di un marchio, quale quello in oggetto, perfettamente valido allorché sia stato utilizzato nei termini di legge.
Con il quarto motivo fa proprie le doglianza svolte dal fallimento Copywrite Italia con il terzo motivo di ricorso principale; in aggiunta contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’eccezione di nullità del marchio ******* per non uso per tre anni non sarebbe stata sollevata da essa Decorline mentre invece siffatta eccezione era stata sollevata sia in primo che in secondo grado.
Con il quinto motivo riprende il quarto motivo di ricorso della curatela fallimentare.
Con il sesto motivo lamenta l’omessa pronuncia sulla propria eccezione di carenza di legittimazione passiva poiché la produzione e la commercializzazione degli zainetti era comunque addebitabile alla Paperback cui aveva affittato l’azienda. Va esaminato per primo, in quanto riveste carattere preliminare, il secondo motivo del ricorso incidentale della Decorline srl con cui si contesta la violazione dell’art. 112 cpc e comunque la mancanza di motivazione in ordine alla notorietà del marchio *******.
Il motivo è infondato e per altri aspetti inammissibile.
È certamente infondato per quanto concerne l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 cpc poiché la Corte d’appello,a conferma della già riconosciuta notorietà del marchio da parte della sentenza di primo grado, espressamente ne conferma il predetto carattere (v. pag 6 della sentenza) ponendo lo stesso alla base della decisione.
Quanto alla mancanza di motivazione sulla pretesa censura in ordine alla notorietà del marchio, il motivo è inammissibile.
La sentenza da atto nella parte narrativa che la sentenza di primo grado aveva accertato e riconosciuto il detto carattere e, nel riassumere poi il contenuto dell’atto di appello del fallimento Copywrite Italia srl, ha rilevato che questo sosteneva che “la sentenza aveva erroneamente fatto applicazione della norma transitoria dell’art.88 D.lvo 480/92 giacché tale disposizione riguardava solo i marchi di fatto (e non quelli registrati), sicché a nulla rilevava la dichiarata – ma comunque non provata notorietà del marchio ******* dell’attrice”.
Da quanto riportato nella narrativa della impugnata sentenza non risulta in alcun modo che il fallimento odierno ricorrente principale o la ricorrente incidentale Decorline srl avessero proposto uno specifico motivo di appello con cui si contestava il carattere notorio del marchio della *******.
La Corte d’appello ha infatti rilevato soltanto che nell’ambito di una censura rivolta a contestare l’erronea applicazione dell’art. 88 del d.lvo 480/92 si era rilevato che in tale contesto la questione della notorietà o meno del marchio non rivestiva rilevanza alcuna mentre la questione circa la mancata prova di detta caratteristica non costituiva una doglianza specifica ma un semplice inciso dell’argomentazione.
Era pertanto onere della Decorline srl con il motivo di ricorso in esame indicare in modo specifico, riportandone il contenuto l’asserito motivo di appello che sarebbe stato proposto sul punto al fine di consentire a questa Corte, cui è inibito l’accesso alla visione degli atti della fase di merito, di valutare l’eventuale omessa motivazione sul punto da parte della sentenza impugnata.
Il mancato adempimento del sopradetto onere rende il motivo non sindacabile in questa sede di legittimità.
Si aggiunge tuttavia, ancorché superfluamente, che in ogni caso la Corte d’appello ha fornito idonea motivazione in ordine alla notorietà del marchio sia pure in riferimento alla decisione relativa alla concorrenza sleale per confusione laddove ha affermato (v. pag 8) che “i consumatori, i quali, acquistando zaini ed oggetti di cartolibreria marchiati ******* sono portati a ritenere, vedendo anche la pubblicità relativa, che si tratti di oggetti prodotti dalla ditta inglese (avuto riguardo al fatto che è innegabile—come si evince dalla documentazione in atti ed anche per fatto notorio-che il nome ******* richiama alla mente un particolare stile di abbigliamento, divenuto famoso nel mondo occidentale, sia per essere i relativi capi indossati da i personaggi dello spettacolo o della politica ritratti su pubblicazioni usualmente acquistate da quivis de populo, sia per essere stata più volte narrata la storia della famiglia che, sotto il suo nome, ha iniziato quell’attività di produzione”.
Dal mancato accoglimento del motivo in esame discende che deve considerarsi definitivamente accertato in giudizio il carattere notorio del marchio *******.
Seguendo l’ordine logico delle questioni va ora esaminato il primo motivo del ricorso incidentale della ******* ltd. Con tale motivo si deduce, con una prima censura, l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello di Firenze, nel respingere la richiesta avanzata di veder dichiarata la nullità del marchio ******* registrato da ********* nel 1992. Evidenzia la ricorrente incidentale che, a norma dell’art. 1 D.Lgs. 412/1992 n. 480, il titolare del marchio ha diritto di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda di tutela nello Stato e se l’uso del segno, senza giusto motivo, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio.
La ricorrente incidentale sostiene, in sostanza, che la nuova normativa del 1992 si applichi integralmente al caso di specie per cui doveva dichiararsi la nullità del marchio ******* ottenuto dalla Decorline.
Il motivo si sofferma a sostenere il carattere notorio del marchio di cui essa è titolare, ma tali argomenti sono privi di rilevanza essendo già stato accertato dalla sentenza impugnata il detto carattere.
Il ricorrente sostiene poi l’applicazione al caso di specie dell’articolo 1 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal d.lgs n. 480/92 laddove prevede che “il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare: b) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
Tale assunto appare del tutto incomprensibile in quanto avulso dal contesto argomentativo della sentenza impugnata che ha di fatto applicato il predetto articolo ma tramite l’interpretazione delle disposizioni di diritto transitorio di cui agli art. 88 e 89 del decreto legislativo n. 480 del 1992.
Deduce poi, con una seconda censura, la società ricorrente incidentale che già la giurisprudenza nel vigore della normativa antecedente alla riforma del 1992 prevedeva la protezione dei marchi notori in relazione ai prodotti non affini.
Tale doglianza appare fondata.
Già una risalente decisione di questa Corte ha affermato che i marchi celebri, pur esplicando prevalentemente funzione distintiva del prodotto, tendono altresì a diffondere e far conoscere la provenienza dei prodotti o merci al consumo e vengono presi in considerazione dal pubblico per ricollegarvi non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità soddisfacente. Essi, pertanto, estendono il campo di protezione al di là dei prodotti uguali o strettamente affini (secondo la nozione di affinità che interessa i marchi ordinari), dovendosi al loro riguardo accogliersi una nozione più ampia di affinità che tenga conto del pericolo di confusione, in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti ovvero ritenendo falsamente l’esistenza di legami giuridici od economici tra le due imprese, sempre che non esista una rilevante distanza merceologica tra il vecchio ed il nuovo prodotto ovvero l’uno o l’altro siano altamente specializzati.(Cass 2060/83). Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato seguito anche nella successiva giurisprudenza di questa Corte che ha osservato che il giudizio di “affinità” di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato -anche nel sistema normativo previgente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 480/92, e così come da interpretarsi conformemente alla direttiva n. 89/104/CEE secondo un criterio più largo rispetto ai marchi comuni.
Il giudizio di affinità non può prescindere, infatti, dalla forza individualizzante che il marchio medesimo ha conseguito sul mercato. Attraverso la divulgazione del marchio notorio, si rende partecipe il pubblico dei consumatori della stessa provenienza dei prodotti immessi al consumo ed il successo del prodotto è garantito, appunto, a parte le sue qualità intrinseche, dalla rinomanza che la fonte produttiva ha acquisito nel tempo. (Cass. 14315/99).
In siffatta circostanza, alla luce della direttiva comunitaria 89/104, si deve tener conto del pericolo di confusione che si determina quando un marchio si mette al traino di altro che sia tuttavia noto, (in ciò infatti consiste il vantaggio di tale comportamento) per distinguere un prodotto il cui grado di affinità con quello contrassegnato dal marchio noto non è grande. Tale situazione giustifica che si tenga conto ai fini della affinità del pericolo che il consumatore medio attribuisca al fabbricante di un prodotto noto l’offerta di un prodotto ulteriore non rilevantemente distante sul piano merceologico, cosicché il prodotto meno noto si avvantaggia di quello noto e del suo segno (Cass. 23787/04).
Questa Corte ha poi rilevato che l’orientamento interpretativo assunto risultava ulteriormente rafforzato dalla tutela che il marchio rinomato aveva espressamente ricevuto dalla modifica normativa introdotta dal d.lgs 480/92 da cui emergeva un vero e proprio favor legis nei confronti dei marchi notori. (Cass. 14315/99).
La sentenza impugnata,dopo avere dato atto che la sentenza di primo grado aveva ritenuto che tra il marchio della ******* e quello delle ricorrenti principali, quanto meno in relazione alle classi 25,da un lato, e 18,dall’altro, vi era affinità, e che la Paperback e la Decorline spa avevano sfruttato la forza evocativa del marchio *******, ha ritenuto di escludere la sussistenza di tale condizione sulla base della diversità della clientela e dei luoghi di smercio.
Tale motivazione non appare conforme ai principi dianzi enunciati.
La sentenza impugnata infatti non ha tenuto conto in alcun modo nel giudizio di affinità sommariamente espresso della estensione naturale del concetto di affinità che discende dalla notorietà del marchio né del pericolo di confusione per il consumatore.
La doglianza va pertanto accolta.
Da ciò discende l’assorbimento del primo motivo del ricorso principale, nonché del primo motivo del ricorso incidentale della Decorline srl, che pongono entrambi la medesima questione, essendo evidente che potrà addivenirsi all’esame della questione di diritto transitorio posta dall’interpretazione degli artt. 88 ed 89 del d.lgs 480/92 solo se il giudice del rinvio, nel rivalutare la questione della affinità dei prodotti cui si riferiscono i marchi oggetto di giudizio, non reputi che il marchio rilasciato alla Paperback srl prima della entrata in vigore del citato decreto legislativo sia non affine rispetto al quello della ******* ltd e non sia quindi nullo alla luce della normativa antecedente al d.lgs n. 480/92.
Per le medesime ragioni risultano assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale della Decorline.
Entrambi i motivi pongono la medesima questione della violazione dell’art. 42 l.m, che, per effetto del richiamo operato dall’art. 91 del d.lgs 480/92, consentiva a chi aveva registrato un marchio di iniziarne l’utilizzazione senza incorrere in decadenza entro tre anni dalla data del rilascio purché non fosse già incorso nella detta decadenza al momento della entrata in vigore del decreto legislativo.
Tale questione inerisce infatti alla questione dell’applicazione e dell’interpretazione degli artt. 88 e 89 del d.lgs n. 480/92.
Il terzo motivo del ricorso principale può essere esaminato con il quarto motivo del ricorso incidentale della Decorline, ponendo i motivi la medesima questione con cui si lamenta che la Corte d’Appello sia incorsa in un error in procedendo allorché ha ritenuto non ritualmente proposta dalla Decorline l’eccezione di decadenza per non uso del marchio n. (omissis) di cui ********** è titolare.
Secondo la curatela ricorrente principale nonché secondo la società ricorrente incidentale la Corte d’Appello aveva il potere-dovere di esaminare d’ufficio a validità del marchio di cui la J. Barbour si era avvalsa nei confronti delle convenute.
Tale assunto è erroneo alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che l’art. 42 del R.d. 21 giugno 1942 n. 929, in tema di decadenza dal brevetto, non prevede che tale decadenza possa essere rilevata dal giudice d’ufficio, ma la stessa deve essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, cioè da chi impugna il brevetto, il quale ha inoltre l’onere non solo di allegare la nullità o la decadenza, ma di fornirne la prova (art. 58), ovvero dal pubblico ministero, in contraddittorio con gli aventi diritto al marchio, nell’Esercizio di un potere di azione (art. 59). (Cass. 6259/82; Cass. 7583/83).
I due motivi vanno pertanto respinti.
Assorbiti risultano invece il quarto motivo del ricorso principale ed il quinto del ricorso incidentale della Decorline srl che pongono la medesima questione circa la contraddittorietà nella sentenza impugnata tra la motivazione ed il dispositivo laddove in quest’ultimo si confermata la sentenza del tribunale ma, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, mentre si è affermato nella parte motiva della sentenza che gli zainetti da esse commercializzati potevano considerarsi prodotti affini rispetto a quelli commercializzati dalla ******* con il proprio marchio.
È evidente che a seguito dell’accoglimento per quanto di ragione del primo motivo del ricorso incidentale della ******* ltd il giudice del rinvio dovrà riesaminare ex novo anche tale questione.
Con il sesto motivo del ricorso incidentale la Decorline lamenta l’omessa pronuncia sulla propria eccezione di carenza di legittimazione passiva poiché la produzione e la commercializzazione degli zainetti era comunque addebitabile alla Paperback cui aveva affittato l’azienda.
Il motivo è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha motivato sul punto avendo rilevato (v. pag. 7 della sentenza) che entrambe le società avevano concorso nel compimento di atti di concorrenza sleale “consentendo la prima, attraverso la concessione dell’uso del marchio alla seconda, che questa potesse commercializzare anche prodotti, come gli zaini, aventi affinità con quelli di abbigliamento commercializzati dalla ******* ltd”.
Il secondo motivo del ricorso incidentale della *******,con cui contesta la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, è inammissibile.
Osserva il collegio che il giudice del merito ha ritenuto che la prova della esistenza del danno, ancorché ne sia richiesta la liquidazione equitativa spetta alla parte richiedente. Quindi ha ritenuto che tale prova non sia stata fornita. La sentenza impugnata su tale punto ha motivato diligentemente, rilevando che non era stata fornita la prova della commercializzazione di prodotti analoghi a quelli della Copywrite né che,per effetto della cattiva qualità degli zainetti venduti dalle controparti, si fosse verificato un calo delle vendite dei prodotti di essa *******. Le censure che quest’ultima muove a siffatta motivazione sono del tutto generiche ed apodittiche limitandosi alla affermazione di uno sviamento della clientela senza alcun riferimento in ordine alle prove fornite in giudizio in ordine a siffatta circostanza. In conclusione,dunque, va accolto nei termini di cui in motivazione il primo motivo del ricorso incidentale della ******* ltd dichiarato inammissibile il secondo; vanno dichiarati assorbiti il primo il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigettato il terzo; vanno dichiarati assorbiti il primo, il terzo, ed il quinto motivo del ricorso incidentale della Decorline spa,rigettati il secondo ed il quarto ed il sesto.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta del primo motivo del ricorso incidentale della ******* ltd con rinvio anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione che dovrà valutare – dandone atto con adeguata motivazione – circa l’esistenza di un rapporto di affinità tra i prodotti cui si riferisce il marchio della ******* ltd e quelli cui si riferisce il marchio della Copywrite e della Decorline tenendo conto del principio di diritto, sopra enunciato, che il giudizio di affinità di un prodotto rispetto ad altro coperto da marchio notorio o rinomato deve essere formulato, secondo il sistema previgente interpretato in modo conforme alla direttiva n.89/104/CEE, secondo un criterio più largo di quello adoperato per i marchi comuni,traendo a seguito della decisione che si assumerà le necessarie conseguenze nella valutazione dei motivi assorbiti.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo del ricorso incidentale della ******* ltd dichiarato inammissibile il secondo; dichiara assorbiti il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il terzo; dichiara assorbiti il primo, il terzo, ed il quinto motivo del ricorso incidentale della Decorline spa, rigettati il secondo, il quarto ed il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
