*****, elettivamente domiciliato in VIA DE’ RUINI, 3 – BOLOGNA, presso e nello studio dell’avv. ***********************, rappresentato e difeso dagli avv.ti ****************** E ***********************;
RICORRENTE
*********. DEI PODERI M., elettivamente domiciliato in VIA PORTA NOVA, 18 – BOLOGNA, presso e nello studio dell’avv. ***************** che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.to SALVATORE FABIO AMATO;
RISISTENTE
In punta a:
"011011 – Sequestro da norma speciale (Legge Autore; L. n. 633/1941 – Legge Invenzioni: R.D. n. 1127/1939 – Legge Marchio: R.D. n. 929/1942 etc.)"
Motivi
Considerato che:
– il ricorrente, premesso di essere titolare della azienda agricola Podere Corte Tosini e di avere depositato, il 29.04.2002, domanda di registrazione del marchio "Il Gruccione" per la classe 33 (vini spiriti a liquori), alla quale seguiva, il 31.07.2006, la registrazione del detto marchio, esponeva di essere venuto a conoscenza, in data 28.11.2007, che M. A., titolare dei poderi *********, aveva, con domanda presentata il 06.11.2002, richiesta la registrazione del marchio "Gruccione", registrazione ottenuta il 20.11.2006, nonché utilizzato il detto marchio per la commercializzazione e pubblicazione (anche su guida specializzate, quali la guida *********) del vino da egli prodotto; aggiungeva il ricorrente di avere utilizzato per primo sin dal 1999 il detto segno quale marchio (all’epoca non registrato) per la commercializzazione, in Italia ed all’estero, del proprio vino; chiedeva l’inibitoria dall’utilizzo del segno in questione ed il sequestro ex art. 700 e 670 n. 2 c.p.c. delle bottiglie di vino contraddistinte dal marchio "Gruccione", riservando nel futuro giudizio di merito di far valere la nullità del marchio; chiedeva ordinarsi il trasferimento del marchio "Gruccione" a dominio in proprio favore in quanto illecitamente registrato, disporsi una penale in caso di ritardo nel’ esecuzione del provvedimento, disporsi la pubblicazione del provvedimento, e il risarcimento del danno;
– nel procedimento così instaurato si costituiva il convenuto eccependo in primo luogo la nullità del ricorso introduttivo, avendo invocato il ricorrente la normativa processuale generale anziché quella speciale che governa la materia della proprietà industriale; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando come il vino "Gruccione" fosse definitivamente fuori commercio dal 2004, avendo l’azienda mutato il detto nome in "Stravizio" e come, pertanto, alcun danno rilevante potesse scaturire in favore della azienda ricorrente; aggiungeva che il marchio "Gruccione" appariva pure debole, nella parte in cui recepiva una caratteristica locale (essendo il Gruccione un uccello che nidifica in varie regioni d’Italia, tra cui Emilia Romagna)e che vi erano altri produttori di vino che avevano registrato o comunque utilizzato lo stesso segno antecedentemente alla registrazione del marchio da parte del ricorrente; contestava la sussistenza della fattispecie contraffattori e della invocata concorrenza sleale;
– all’udienza destinata alla discussione veniva effettuato un rinvio avendo le parti dato la disponibilità ed una soluzione transattiva;
– alla successione udienza, fallite le trattative, venivano concessi i termini per il deposito di memoria e, quindi, svoltasi la discussione, il Giudice riservava di decidere;
Ritenuto che:
– nessuna ipotesi di nullità si rinviene nel ricorso, avendo la parte ricorrente allegato fatti sussumibili, sostanzialmente, nella fattispecie normativa di nullità e contraffazione di marchio registrato (oltreché di contraffazione di marchio di fatto utilizzato) denominato "il Gruccione", seppure invocando la normativa processuale generale (art. 700 c.p.c. e 670 n. 2 c.p.c.) anziché quella speciale di cui al CPI; poiché la qualificazione corretta della normativa concretamente applicabile compete al Giudice, il ricorrente non è incorso in alcuna ipotesi di nullità;
– quanto al fumus boni juris, deve poi rilevarsi come il ricorrente abbia fornito prova documentale della titolarità in capo a sé del marchio "Il Gruccione", la cui registrazione, per la classe 33 comprendente i vini, risale al 31.07.2006 (gli effetti retroagiscono al 29.04.2002, data di presentazione della domanda); documentalmente provato risulta poi l’utilizzo di fatto del detto segno sin dal 1999 (cfr. doc. 7 del ricorrente); parimenti comprovato risulta l’utilizzo del segno "Gruccione" da parte del convenuto del marchio in questione sin dal 20.11.2006 (domanda del 06.11.2006); conseguentemente, innegabile appare, in primo luogo, la nullità del segno registrato da parte del resistente successivamente su domanda del 06.11.2006, attesa l’identità con il segno registrato dal ricorrente su domanda del 29.04.2002 (art. 12 lett. d)CPI); in secondo luogo, parimenti innegabile appare la contraffazione del segno (art. 20 lett.b)CPI) da parte del resistente, attesa la pressoché identità dei segni e dei prodotti e il rilevante rischio di confusione che ne consegue, tanto più elevata risulta l’acquisita efficacia distintiva del marchio del ricorrente "Il Gruccione" (testimoniata dalla documentazione prodotta agli atti: cfr. doc. 10-23, 27-34, 69-71 del fascicolo del ricorrente); sul punto, non condivisibile appare la tesi allegato dalla parte resistente, in ordine ad una pretesa debolezza del marchio in conseguenza della creazione del marchio fondata su una caratteristica del territorio (essendo il gruccione un uccello che nidifica in varie regioni d’Italia, tra cui Emilia Romagna); invero, l’accostamento del nome di un uccello ad un vino e, quindi, la lontananza tra le due categorie concettuali, lascia presumere, a contrarlo, la sussistenza di efficacia distintiva in sé, al di là, peraltro, di quanto sopra precisato in ordine all’avvenuto acquisto di effettive capacità distintiva a seguito dell’utilizzo; quanto, poi, alla cessazione della produzione, essa appare incontestata, e tuttavia ricorrono sufficienti elementi per far ritenere che sia attualmente in atto, con il consenso della parte resistente, una attività di pubblicizzazione de4l prodotto su guida specializzate (cfr. per la guida ********* doc. depositata da ultimo all’udienza del 17.09.2008) e su riviste specializzate on line (cfr. la pubblicità del detto vino sulla rivista "La VINIUM", doc. dep. 17.09.2008);
– quanto al periculum in mora, sostiene il resistente che la commercializzazione del vino contraddistinto dal marchio "Gruccione" sia cessata sin dal 2001 e che, comunque, tale produzione e commercio fossero noti entrambi alla società ricorrente sin dal mese di aprile del 2004 (ha offerto di provare tele circostanza attraverso deposizione testimoniale resa da informatori) contestando specificamente che la ricorrente abbia avuto per la prima conoscenza dei fatti nel novembre del 2007; la parte ricorrente, a sua volta, ha replicato, ritualmente, trattandosi di replica ad eccezione della controparte, sin della memoria autorizzata che oralmente in sede di discussione (cfr. verbale del 07.10.2008) come il presupposto del periculum nella fattispecie concreta consegue non tanto alla pubblicazione tradizionale su guida scritte quanto alle pubblicazione a mezzo internet (e, quindi, in particolare, attraverso la rivista on line "La VINIUM"), attesa la potenzialità del mezzo, che consente di portare agevolmente a conoscenza di un vasto pubblico la notizia in questione la tesi appare condivisibile; invero, dall’esame della documentazione prodotta all’udienza del 17.09.2008 risulta che sono tuttora in commercio bottiglie di vino contraddistinte dal marchio "Gruccione" (cfr. guida ********* 2008), mentre, in ordina alla questione della tempestività della reazione da parte del ricorrente parimenti provata è la pubblicizzazione del vino commercializzato da M. via internet e sulla rivista on line "La VINIUM" nel febbraio 2008 (cfr. doc. 41. Da cui si evince la data in cui risulta la stampa del collegamento alla rivista "La VINIUM" da parte della ricorrente); sempre nel febbraio 2008, infatti, risulta inviata la prima diffida da parte della società ricorrente alla convenuta (cfr. doc. 39 del fascicolo del ricorrente); il potenziale sviamento della clientela, danno di natura tale da non essere facilmente risarcibile all’esito del giudizio di merito consente di ritenere nel caso di specie integrato il requisito del periculum in mora; né il documento prodotto in udienza dal resistente (messaggio di posta elettronica inviata dal M. alla rivista "La VINIUM" con richiesta di eliminazione del vino dagli elenchi) consente di ritenere l’incolpevolezza della condotta del resistente, iadovve egli avrebbe dovuto specificare chiaramente la ragione per la quale tale eliminazione andava disposta, conoscendo o dovendo conoscere la comunicazione che compare nella parte destra superiore della schermata del sito internet, nella quale si da conte delle ragioni per le quali rivista pubblicizza anche vini non più in produzione;
– ritenuto, alla di quando sopra esposto (anche con riferimento alla cessazione della produzione da parte del resistente del vino contraddistinto dal marchio "Gruccione") che in questa sede possa accogliersi unicamente la domanda cautelare volta ad ottenere l’inibitoria dalla pubblicazione e commercio del vino "Gruccione" già prodotto dalla parte resistente A. M., essendo carente la prova della esistenza di "mezzi adibiti alla esecuzione del marchio" da sottoporre a sequestro:
– va pure disposta una penale di euro 500,00 per ogni violazione del presente provvedimento successivamente accertata, mentre va rigettata la richiesta di pubblicazione della presente ordinanza, alla luce della entità dell’illecito;
– le spese di lite, secondo i principi, gravano sulla parte soccombente, e vanno liquidate come in dispositiv;
P.Q.M.
Il tribunale di Bologna, sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni altra istanza, accezione e difesa disattese, così provvede:
– inibisce al resistente A. M., titolare della azienda ********, la pubblicazione sulla rivista on line "La VINIUM" e sulla guida dei vini "*********" del vino contraddistinto dal marchio "Gruccione";
– condanna il resistente M. A. titolare della azienda Poderi M., a corrispondere una somma pari ad euro 500,00 per ogni violazione del presente provvedimento successivamente accertata;
– condanna il resistente M. A. titolare della azienda Poderi M., a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivo euro 3.000,00, di cui euro 1.200,00 per onorario ed il resto per competenza e spese, oltre IVA, CPA e contributo forfetario come per legge.
Il Giudice
***************
