inserito in Diritto&Diritti nel gennaio 2003

Il tormentato cammino del brevetto sul software

di Avv. E. Olimpia Policella

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( 1 L’attuale tutela del software come opera dell’ingegno - 2 La tutela cumulativa della LDA e del brevetto - 3 Il divieto di brevettabilità dei software “in quanto tali” -  3.1 La giurisprudenza dell’Ufficio europeo brevetti - 3.2 Le sentenze dei Tribunali degli Stati membri - 4 Gli obiettivi della proposta di direttiva - 5 L’iter di approvazione - 5.1 I contenuti della proposta - 5.2 Le condizioni di brevettabilità - 5.2.1 Il contributo tecnico - 5.3 L’analisi preventiva ed il monitoraggio degli effetti - 5.4 La relazione sugli effetti -  6 Il parere negativo del Comitato economico sociale europeo - 7 Le critiche del mondo informatico – 8 Conclusioni)

 

1 L’attuale tutela del software come opera dell’ingegno

La tutela del software, in una visione extra europea, è sempre stata divisa tra la normativa sul diritto d’autore e quella sul brevetto. Queste due forme di tutela si basano su assunti diversi poiché la normativa sul diritto d’autore tutela qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore con la caratteristica dell’originalità, mentre non accorda alcuna forma di protezione alle idee che sono alla base dell’opera stessa. Il diritto d’autore, quindi, differentemente dal brevetto, non preclude la possibilità di esprimere le stesse idee e i medesimi principi con altri programmi purché il codice sorgente del nuovo software sia originale.

Più incisivamente Arlene McCarthy - della Commissione giuridica per il mercato interno del Parlamento europeo nel suo documento di lavoro dell’11 giugno del 2002 concernente la proposta di direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni attuate tramite elaboratore(1) – rileva che il diritto d’autore non protegge da modi differenti di esprimere le stesse idee, differentemente dal brevetto(2).

Il brevetto, infatti, assicura un monopolio legale per un certo periodo di tempo (venti anni) sull’invenzione nei limiti delle rivendicazioni di brevetto effettuate nella domanda. Il titolare di un brevetto, quindi, può impedire che terzi utilizzino un software che realizzi le proprie invenzioni.

L’approvazione e la ratifica della Convenzione di Monaco, tuttavia, prevedendo il divieto di brevettabilità del software “in quanto tale”, ha determinato l’entrata in vigore, in diversi Paesi europei tra cui l’Italia, di norme che escludevano espressamente il software dalle opere brevettabili.

Per questo motivo, sin dagli inizi degli anni ’80 la dottrina più attenta ha riconosciuto al software il carattere di opera dell’ingegno tutelabile secondo la normativa sul diritto d’autore.

Successivamente la giurisprudenza di legittimità(3), ha espressamente riconosciuto l'applicazione della normativa a tutela del diritto d'autore ai programmi per elaboratore.

Il d. lgs. 518 del 1992 intervenuto a modificare la legge sul diritto d’autore (R. D. 633 del 1941, di seguito l.d.a.) al fine di ratificare la direttiva 91/250/CEE il legislatore ha riconosciuto il software come opera d’ingegno.

Con la ratifica di questa direttiva è stata riconosciuta al software anche una tutela di carattere penale tramite l’introduzione della Sezione VI al Capo III della l.d.a..

In questa sede appare importante ricordare taluni diritti riconosciuti dalla l.d.a. che verrebbero, a parere del Comitato economico sociale europeo(4), messi in forse a seguito dell’approvazione della direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni attuate tramite programmi per elaboratori.

Ci si riferisce ai diritti di effettuare copie di riserva, per lo studio e l’uso del programma ed per decompilare il programma al fine di assicurare l’interoperabilità con altri programmi (artt. 64 ter e quater della l.d.a.).

Orbene, come giustamente rilevato dal CESE, l’applicazione del regime giuridico dei brevetti vieta talune azioni come la copia di riserva o la copia per assicurare l’interoperabilità che, invece, sono riconosciute lecite dalla Direttiva 91/250/CEE.

Tanto è vero che il legislatore italiano, in sede di recepimento della citata direttiva, ha stabilito la nullità di ogni patto contrario(5).

 

2 La tutela cumulativa della LDA e del brevetto

La Commissione europea non ha ignorato la problematica innanzi esposta evidenziando nella relazione alla proposta di Direttiva che: Né è probabile che la realizzazione di una copia di riserva nel contesto dell’utilizzazione autorizzata di un brevetto riguardante un elaboratore programma o l’esecuzione di un programma possa essere considerata una violazione.

È ovvio che la previsione semplicistica di “improbabilità della violazione” non risponde ai criteri di certezza giuridica. Peraltro, questo obiettivo non sembra essere stato perseguito dallo stesso art. 6 del progetto di direttiva che fa salve le facoltà riconosciute dalla direttiva 91/250 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratori mediante il diritto d’autore

In particolare, vengono espressamente richiamate le disposizioni relative alla decompilazione ed all’interoperabilità o alle disposizioni relative alle topografie dei semiconduttori e dei marchi commerciali.

Il CESE, difatti, ha aspramente criticato  l’art. 6 accusando la Commissione di aumentare la confusione poiché sembra conservare il regime giuridico del diritto d’autore per i programmi che attuano le invenzioni ed hanno un carattere tecnico e, per un altro verso, integra queste disposizioni con quelle del regime dei brevetti.

La stessa relatrice del documento di lavoro del giugno del 2002, Arlene McCarthy pur evidenziando la circostanza che i diritti di copia assicurati dalla normativa sul diritto d’autore non si porrebbero in contrasto con il brevetto, ha auspicato la riformulazione della disposizione di cui all’art. 6 della proposta di direttiva, sopra citata e del considerando n. 18 che ricordava come la protezione accordata dai brevetti lasciava impregiudicate le facoltà riconosciute dalla direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratori mediante il diritto d’autore richiamando le medesime disposizioni richiamate dall'art. 6 della proposta.

A voler disaminare attentamente la Direttiva l’obiettivo sarebbe proprio quello di conferire alle invenzioni attuate tramite programmi per elaboratori la duplice tutela offerta sia dal sistema brevettuale che da quello del diritto d’autore.

Si tratterebbe, difatti, di una tutela di tipo cumulativa poiché il medesimo atto potrebbe, per un verso violare il codice sorgente protetto dal diritto d’autore e, per altro verso, violare le idee ed i principi di base rivendicati con il brevetto.

Si aggiunga che l’insussistenza di un obbligo di depositare il codice sorgente per ottenere il brevetto potrebbe scatenare in Europa, come già verificatosi negli USA, una crescita esponenziale dei procedimenti giudiziari per contraffazione con quel che ne conseguirebbe soprattutto in capo alle PMI che non potrebbero coprire i costi delle perizie necessarie per la risoluzione della controversia.

 

3 Il divieto di brevettabilità dei software “in quanto tali”

La Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, meglio nota come Convenzione di Monaco, esclude espressamente, all’art. 52, il software dalle opere brevettabili.

La non brevettabilità del software risente del pregiudizio secondo cui il software, al pari dei metodi matematici o dei piani intellettuali, non può avere un carattere tecnico(6).

In particolare, il paragrafo 3 dell’art. 52 CBE esclude dalla brevettabilità i programmi per elaboratore “in quanto tali”.

La Convenzione di Monaco è stata ratificata in Italia dalla legge n. 260 del 26 maggio 1978 che, all’art. 1, ha previsto la ratifica e l’esecuzione di diversi atti internazionali disciplinanti la materia brevettuale(7).

Il contenuto dell’art. 52 della CBE, invece, è stato riprodotto nel nostro ordinamento giuridico dall’art. 7 del DPR 338 del 22 giugno del 1979 che ha modificato l’art. 12 del R.D. n. 1127 del 29 giugno 1939 recante disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.

L’art. 12 del R.D. del ’39, difatti, dopo aver ricordato che possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale, precisa che non sono considerate invenzioni per cui non sono brevettabili tutte le scoperte, le teorie, i piani, i principi, i metodi ed i programmi di elaboratori considerati in quanto tali.

 

3.1 La giurisprudenza dell’Ufficio europeo brevetti

Il divieto di brevettabilità dei software in quanto tali, contenuto nell’art. 52 CBE è stato interpretato, prima dalla dottrina e dopo dalla giurisprudenza dell’UEB, come una chiara intenzione della conferenza di Monaco di lasciare spazio ad un’interpretazione flessibile del divieto di brevettazione del software(8).

Il riferimento della Convenzione ai software “in quanto tali” ha, infatti, consentito all’Ufficio Brevetti europeo, secondo alcuni, di aggirare il divieto e secondo altri di porre le imprese europee in una posizione concorrenziale rispetto a quelle statunitensi.

Il riconoscimento della natura tecnica del software e della sua conseguente brevettabilità è stato effettuato in modo graduale sia dall’Ufficio brevetti che da parte della giurisprudenza di diversi Stati membri.

Per quanto concerne la giurisprudenza  dell’Ufficio europeo va ricordato che le prime sentenze risalgono agli anni ’80 e ad esse si deve l’elaborazione della definizione di carattere tecnico dell’invenzione.

Con queste sentenze sono stati brevettati diversi metodi concernenti la compressione di dati (T 197/87), la visualizzazione automatica dei messaggi di errore (T 110/90) o il miglioramento, sempre tramite software, delle immagini digitali (T 0163/85). La strada a queste decisioni era stata aperta dalla Sentenza Vicom  (Decisione T 208/84) in cui si era sostenuto che non poteva essere negata la brevettabilità ad un metodo solo perché attuato tramite software.

In verità, a parte i dubbi sulla stessa legittimità dell’operato dell’Ufficio Brevetto Europei avanzati non solo dal mondo informatico ma anche dal Comitato economico sociale europeo, gli interventi dell’UEB hanno alimentato incertezze tra quanto sia brevettabile e quanto non lo sia.

Molto spesso l’accoglimento o il rigetto di una domanda di brevetto, difatti, dipende dalla capacità espositiva del richiedente più che dall’effettivo carattere tecnico dell’invenzione.

Peraltro, gli ultimi orientamenti dell’Ufficio Brevetti sembrano essersi spinti oltre.

Difatti, secondo recenti decisioni condizione per la brevettabilità del software non è la materialità del supporto bensì la presenza, nel programma per elaboratore, di effetti tecnici ulteriori rispetto alla mera interazione con la macchina (V. Decisione T 1173/97 IBM 1997). Peraltro, alcune sentenze sono state interpretate dalla dottrina come un implicito riconoscimento della brevettabilità dei software in quanto tali.

A questo proposito appaiono allarmanti alcune contraddizioni, presenti nella stessa relazione introduttiva della proposta di brevettabilità delle invenzioni attuate tramite software, della Commissione europea, secondo cui:

Da una parte, l’obiettivo della proposta di direttiva sarebbe quello di evitare la brevettabilità del software in quanto tale;

Dall’altra, la sentenza Controlling pension benefits system(9) viene interpretata nel senso in cui tutti i programmi funzionanti su un elaboratore sono per definizione tecnici (perché un elaboratore è una macchina) e possono, quindi, essere considerati un’invenzione(10).

Ciò avvalorerebbe la tesi del CESE secondo cui è tecnicamente impossibile distinguere tra cosa sia un programma per elaboratore in quanto tale e cosa sia un software che produce un effetto tecnico: questa differenza sarebbe di mera creazione giurisprudenziale.

 

3.2 Le sentenze dei Tribunali degli Stati membri

Le decisioni dell’UEB, come noto, non sono vincolanti nei confronti degli Stati membri per cui negli Stati membri si sono affermati orientamenti giurisprudenziali diversi volti taluni ad ammettere la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori ed altri ad escluderla.

La giurisprudenza più copiosa in questa materia è stata elaborata in Germania ed in Gran Bretagna. Appare interessante notare come i Tribunali di questi due Paesi pur accordando la tutela brevettuale prevedono requisiti diversi per l’accoglimento della domanda.

Difatti, in Gran Bretagna l’invenzione relativa ad un programma per elaboratore che consista in un’attività intellettuale o in un metodo per attività commerciali (business method) non viene considerata brevettabile anche se può esservi riconosciuto un contributo tecnico.

Differentemente la giurisprudenza tedesca non esclude la brevettabilità di metodi commerciali qualora presentino un aspetto tecnico  anche se il solo contributo tecnico dato all’invenzione non è di per sé brevettabile(11).

 

4 Gli obiettivi della proposta di direttiva

Uno degli obiettivi della proposta di direttiva è proprio quello di superare le divergenze attualmente esistenti nei diversi Paesi europei in sede di attuazione delle norme contenute nella Convenzione di Monaco ed, in particolare, del divieto di brevettabilità dei software in quanto tali di cui al menzionato articolo 52.

In particolare, la Commissione europea si propone di armonizzare la tutela per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici evitando repentini mutamenti della posizione giuridica e in particolare un’estensione della brevettabilità ai programmi per elaboratori in quanto tali.

Altro obiettivo dichiarato dell’iniziativa legislativa andrebbe ravvisato nella volontà di creare delle condizioni economiche concorrenziali paritarie tra Europa e Stati Uniti e Giappone.

La concorrenza internazionale è maggiormente sentita nei confronti degli USA considerato che in essi ai fini della brevettabilità delle invenzioni non è richiesto il requisito tecnico ma, come insegna la pragmatica scuola statunitense, “un risultato utile, concreto e tangibile”.

La positiva incidenza della brevettabilità delle invenzioni attuate tramite software sulla concorrenza e sulla stessa innovazione è stata sottolineata da uno studio eseguito dall’Istituto della proprietà intellettuale di Londra per conto della Commissione e conclusosi nel marzo del 2000(12).

Questo studio, su cui si è basata la stessa Commissione per l’elaborazione della proposta di direttiva, è stato aspramente criticato dal mondo informatico perché inficiato da un vizio di fondo costituito dal fatto che l’Istituto londinese sarebbe parte in causa e, quindi, avrebbe assunto una posizione non oggettiva sulla problematica.

Secondo il menzionato studio, nell’esperienza americana, la brevettabilità delle invenzioni ha costituito uno dei motivi di crescita dei creatori indipendenti di software e delle PMI.

Su posizioni diametralmente opposte il CESE che ha evidenziato l’inaccessibilità da parte delle PMI alla tutela brevettuale dovuta, per lo più, ai costi eccessivamente alti.

 

5 L’iter di approvazione

La proposta di direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori trae origine:

dal Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti europei(13)

e dalla successiva Comunicazione della Commissione del Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale dal titolo “Promuovere l’innovazione tramite il brevetto – Il seguito da dare al libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti europei in Europa”(14).

Il libro verde del 1997 si poneva l’obiettivo di avviare una vasta consultazione al fine di migliorare e rendere più moderno il sistema dei brevetti in Europa. In particolare, si interrogava circa l’opportunità di prevedere un unico sistema armonizzato per taluni aspetti del diritto dei brevetti come, ad esempio, le invenzioni di tipo informatico(15).

La Comunicazione della Commissione, risalente al 1999, prevedeva tra le azioni urgenti da avviare una proposta di direttiva per armonizzare le condizioni di brevettabilità delle invenzioni di programmi per elaboratori.

La proposta di direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni attuate tramite software COM (2002) 92 è stata adottata dalla Commissione il 20 febbraio del 2002 e trasmessa per l’approvazione, in pari data, al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Nel giugno del 2002 è stato pubblicato sulla GUCE un documento di lavoro della Commissione giuridica per il mercato interno -  a firma di Arlene McCarthy - che tra l’altro prevedeva l’avvio di audizioni delle parti interessate.

Queste audizioni previste dal menzionato documento di lavoro, per il periodo a cavallo tra settembre ed ottobre, sono state avviate il 7 novembre  dal Parlamento europeo ed hanno visto coinvolti oltre alla relatrice del documento di lavoro sopra menzionato ed i direttori responsabili del settore della proprietà intellettuale e dalla EICTA (European Information Communications and Consumer Electronics Industry Technology Association) dell’Unione europea, anche diversi rappresentanti  dei cosiddetti gruppi di interesse (come, ad esempio, dell'industria del software, del software libero, PMI nonché esperti del mondo accademico).

Nell’audizione sono state approfondite soprattutto le problematiche di carattere giuridico ed economico(16).

Il 19/09/2002 è intervenuto il parere del CESE (Comitato economico e sociale europeo) e dal 14 novembre scorso sono iniziate le discussioni in Consiglio(17).

La sua adozione è prevista entro il periodo marzo-aprile del 2003.

 

5.1 I contenuti della proposta

La proposta di Direttiva stabilisce le norme per la brevettabilità delle invenzioni attuate tramite elaboratori (art. 1) rimettendo agli Stati membri la decisione circa la scelta della tipologia di disposizioni (di carattere legislativo, regolamentare e amministrative se necessarie) da utilizzare per conformarsi alla Direttiva (art. 9).

Il disegno legislativo prevede che le invenzioni attuate tramite software siano brevettabili e come prodotto e come processo (art. 5) in conformità a quanto stabilito dall’art. 27, paragrafo 1, dell’accordo ADIPC.

 

5.2 Le condizioni di brevettabilità

L’art. 4 della proposta di direttiva prevede le  condizioni di brevettabilità che sostanzialmente ricalcano quelle già previste dalla normativa italiana (art. 12 R. D. 1127 del 1939).

Perché un’invenzione attuata per mezzo di elaboratore sia brevettabile è necessario che essa presenti le caratteristiche della novità, dell’attività inventiva e dell’applicazione industriale.

All’art. 2 la Commissione definisce l’invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici come un'invenzione la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta a prima vista una o più caratteristiche di novità che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore.

Prima di analizzare i diversi requisiti di brevettabilità va ricordato che la stessa definizione di invenzione attuata per mezzo di elaboratori ha incontrato le critiche del Comitato economico sociale europeo.

In particolare è stata evidenziato che il concetto di rete non viene precisato e che, pertanto, potrebbe trattarsi di Internet. Ne deriverebbe la possibilità di brevettare invenzioni effettuate su Internet che possono, ovviamente, coincidere unicamente in software. Detta mancata precisazione terminologica potrebbe mettere in gioco la stessa libertà di Internet la cui funzione, all’interno della società della comunicazione, non può essere messa in discussione.

Per quanto concerne i singoli requisiti di brevettabilità si ricordano:

la novità che va valutata “a prima vista”, ciò significa che non è necessario accertare la novità effettiva dell’invenzione(18);

l’applicazione industriale che  - ricollegandosi a quanto previsto dall’art. 3 – richiede l’appartenenza dell’invenzione ad un settore industriale;

l’attività inventiva la cui valutazione va ricollegata alla sussistenza del carattere tecnico.

 

5.2.1 Il contributo tecnico

Il carattere tecnico consiste, secondo la definizione riportata nella proposta di direttiva(19), con un contributo allo stato dell’arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia.

Il contributo tecnico, quindi, va valutato non in relazione alla novità ma all’attività inventiva poiché l’esperienza ha mostrato che questo criterio è più semplice da applicare nella pratica.

La richiesta del contributo tecnico, ai fini della brevettabilità, è tipica sia in Europa che in Giappone. Negli USA, invece, è sufficiente che l’invenzione si collochi all’interno di una tecnologia, pertanto, il semplice fatto che un software sia partecipe ad una tecnologia che fornisca un risultato utile, tangibile e concreto consente di brevettarlo(20). La precisazione di cui all’art. 2 paragrafo 2 che ravvisa un’attività inventiva laddove sia presente un contributo tecnico va ad aggiungersi e non a sostituirsi  alla definizione di attività inventiva riportata nell’art. 56 della CBE.

Secondo il citato articolo l’invenzione è connotata da attività inventiva se, per una persona competente nella materia non è una conseguenza evidente dello stato della tecnica.

Nel commento ai singoli articoli della direttiva elaborato dalla stessa Commissione che l’ha elaborata si è precisato che Quindi un’invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici in cui il contributo allo stato dell’arte non ha carattere tecnico sarà considerata non implicante un’attività inventiva anche se il contributo (non tecnico) allo stato dell’arte non è ovvio.

L’art. 4 della proposta di direttiva, al paragrafo 3, stabilisce che - al fine di verificare il carattere tecnico - l’invenzione andrà valutata nel suo insieme, pertanto, qualora essa presenti dei caratteri tecnici non ovvii, resta brevettabile anche se rientra in una delle materie escluse dalla brevettabilità ai sensi dell’art. 52 della CBE.

Il contributo tecnico può risultare, in base all’esperienza dell’UEB:

dal problema all’origine dell’invenzione rivendicata e da questa risolto;

dai mezzi mediante i quali si risolve il problema;

dagli effetti ottenuti nella soluzione del problema;

dalla necessità di considerazioni tecniche che abbiano portato all’invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici.

 

Infine, si ricorda che in relazione allo “stato dell’arte” taluni esponenti del mondo informatico hanno correttamente evidenziato che la valutazione da parte dell’Ufficio brevetti di detto stato costituisce un’impresa ardua poiché l’arte in questione ricopre ogni concetto astratto che può essere messo nella forma brevettabile di un programma per elaboratore(21).

 

5.3 L’analisi preventiva ed il monitoraggio  degli effetti

L’art. 7 della proposta di direttiva stabilisce un’attività di monitoraggio, sugli effetti della Direttiva, a cura della Commissione. Detta attività di monitoraggio dovrà riguardare la concorrenza, sia in ambito europeo che extracomunitario, e le imprese europee con particolare attenzione per il commercio elettronico.

In verità, una completa attività di carattere valutativo avrebbe dovuto essere realizzata prima della presentazione della proposta di direttiva da parte della Commissione.

La proposta di direttiva, invece, è stata preceduta da uno studio “incompleto” commissionato dall’U.E. e da un ampio dibattito delle parti in causa, avviatosi sin dal 1999, che ha portato a conclusioni divergenti.

Relativamente al dibattito si ricorda che:

da una parte, si è levata alta la voce di protesta delle PMI e degli utenti di software liberi che hanno  espresso delle riserve sui brevetti sui software(22);

dall’altra, il mondo accademico e giuridico ha sottolineato l’esigenza di un’armonizzazione della legislazione in materia brevettuale.

Dal punto di vista numerico certamente sono prevalse le risposte dei sostenitori del software libero.

Da un’analisi delle risposte pervenute alla Commissione europea in fase di consultazione si è potuto rilevare che ben il 90 % delle imprese si è espresso contro i brevetti astratti e che i pareri favorevoli sono pervenuti solo da parte di soggetti interessati come grandi aziende ed organismi legali.

Nonostante l’esiguità numerica delle posizioni pro-brevetto esse sono state ritenute di maggiore peso economico e, quindi, accolte(23).

Contrariamente a quanto asserito dalle PMI, lo studio commissionato da parte della Commissione europea(24), basatosi soprattutto sull’esperienza degli USA, ha evidenziato come la brevettabilità delle invenzioni ha contribuito alla crescita delle PMI e dei creatori di software indipendenti.

Nello studio sono stati messi in evidenza alcuni problemi rilevati negli Stati Uniti quali la concessione di brevetti per invenzioni privi di validità poiché non presentano un carattere di novità o non implicano un’attività inventiva.

Altri problemi essenziali - che vengono sostanzialmente a coincidere con quelli evidenziati dal mondo informatico - sono costituiti dalla circostanza che il sistema dei brevetti va ulteriormente a rafforzare  la posizione delle grandi imprese e che i brevetti importano elevati costi per l’identificazione dei titolari dei brevetti e per negoziare le licenze necessarie.

Nonostante questi problemi lo studio, in conclusione, auspica l’eliminazione del divieto di brevetto del software in quanto tale ed afferma l’insussistenza di prove  che i creatori indipendenti di software siano stati indebitamente svantaggiati dalla posizione delle grandi imprese o di altri creatori di software in materia di brevetti.

Orbene, appare paradossale la circostanza che la Commissione si sia basata su uno studio che - anziché svolgere un’analisi analitica delle effettive conseguenze del brevetto delle invenzioni attuate tramite software sul  mondo economico - fa propria una sorta di “presunzione di innocenza” nei confronti di una proposta di brevettare le invenzioni attuate tramite software.

Nello studio, infatti, si rileva che però non è stato dimostrato che queste riserve cancellano gli effetti positivi della brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo degli elaboratori negli Stati Uniti.

 

5.4 La relazione sugli effetti

L’art. 8 della proposta di Direttiva contiene una clausola piuttosto ricorrente, soprattutto nelle direttive più recenti, che prevede l’elaborazione di una relazione sugli effetti dopo un primo periodo di applicazione.

Nel caso di specie la Commissione sarà tenuta a riferire al Parlamento, entro tre anni dal termine ultimo per l’adeguamento concesso agli Stati membri, su talune circostanze.

Esse sono costituite:

dall’incidenza dei brevetti di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sull’innovazione, sulla concorrenza e sulle imprese europee con particolare riguardo al commercio elettronico;

dalla valutazione dell’adeguatezza degli elementi di brevettabilità;

e dalla verifica di eventuali difficoltà che potrebbero insorgere per quei Paesi che rilasciano i brevetti senza analizzare preventivamente i criteri della novità e dell’attività inventiva.

La norma di cui all’art. 8 è stata oggetto di critica da parte del Comitato economico e sociale che, con il suo parere del settembre del 2002,  ha evidenziato che questa norma porterebbe a far credere che il periodo di tre anni costituisca un esperimento. Ciò determinerebbe una forte insicurezza e potrebbe ingenerare confusione dal punto di vista giuridico poiché in questo frangente di tempo maturerebbero in capo ai richiedenti di brevetti dei diritti.

 

6 Il parere negativo del Comitato economico sociale europeo

Come già si è avuto modo di accennare il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha rilasciato un parere negativo alla proposta di brevettabilità delle invenzioni attuate tramite elaboratore auspicando una sua revisione.

Il CESE ritiene che l’entrata in vigore della proposta di direttiva in discorso determinerebbe:

un ostacolo all’innovazione e all’interoperabilità;

un rischio di segmentazione di Internet con un aumento dei costi di accesso

e la fine dello sviluppo dei cosiddetti software liberi.

Per questi motivi il CESE, nel plurimenzionato parere del 19 settembre del 2002, ha sollecitato una riflessione generale sull’intero quadro relativo alla proprietà intellettuale auspicando che questa condotta tenga conto degli obiettivi politici ed economici dell’Unione europea e dei vari aspetti della proprietà industriale.

Tra questi ultimi, sempre a parere del CESE, deve essere accordata la preferenza al progetto sul brevetto  comunitario nel rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità nei confronti dell’OMC e di quelli assunti dagli Stati membri nel quadro dell’OMPI e della CBE.

In conclusione, il Comitato ha condiviso le posizioni delle  imprese, dei servizi e delle industrie con sede in Europa evidenziando che andrebbero armonizzate le legislazioni degli Stati membri […] affinché […] sia possibile brevettare le invenzioni tecniche che contengono un codice specifico indispensabile al loro funzionamento, purché vengano rispettate  le esigenze relative alla brevettabilità di un’invenzione. Per contro se si tratta di invenzioni tecniche per le quali l’innovazione consiste principalmente o unicamente nel software o che invece sono innovative sul piano tecnico ma utilizzano esclusivamente o principalmente software standard il Comitato ha auspicato l’approfondimento di studi giuridici ed economici sul tema.

 

7 Le critiche del mondo informatico

Le critiche del mondo informatico alla proposta di direttiva del 20 febbraio del 2002 non si sono fatte attendere.

Difatti, ancor prima della presentazione della proposta da parte della Commissione il mondo informatico, rappresentato soprattutto da PMI e da associazioni che sostengono lo sviluppo del software, aveva avanzato le sue perplessità circa l’introduzione in Europa di una proposta di direttiva che avrebbe ammesso la brevettabilità delle invenzioni attuate tramite elaboratori.

Si ricorda, ad esempio, la petizione al Parlamento europeo, avviata nel 1999, da EuroLinux Alliance che, assieme ad aziende ed associazioni open source europee, ha richiesto il rispetto dell’art. 52 della CBE che di fatto pone il divieto di brevettare i software condannando pubblicamente la condotta dell’Ufficio europeo brevetti che continua ad abusare del suo potere discrezionale per estendere surrettiziamente il campo di applicazione dei brevetti.

La dannosità dei brevetti per il mercato sarebbe dimostrata da diversi esempi tra cui si ricordano:

il caso di Amazon.com che ha ottenuto un brevetto su tecnologie esistenti correlate alla carta di credito vale a dire dei link, dei cookies e dei browser costringendo l’azienda rivale (la sconosciuta Barnes & Noble) a ridimensionare notevolmente la sua attività(25);

i brevetti Internet attribuiti dall’USPTO, ma anche dall’UEB, su metodi banali come il One-click, le aste online o la pubblicazione di una database in rete(26);

ed ancora i brevetti su tecniche informatiche  ovvie come la correzione di un documento tramite l’uso di colori aggiuntivi diversi(27).

In sostanza, secondo autorevoli esperti del mondo informatico, l’approvazione della proposta di direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni attuate tramite elaboratore favorirebbe unicamente le grandi imprese che potrebbero sopportare i costi del brevetto, gli uffici legali esperti in tutela della proprietà intellettuale e lo stesso Ufficio brevetti, considerato che il rilascio dei brevetti costituisce fonte di reddito per lo stesso(28).

 

8 Conclusioni

In conclusione la proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici ha suscitato molto clamore.

Durissime, come visto, le critiche provenienti sia dal mondo informatico che dal Comitato economico e sociale europeo(29) che ha, recentemente, espresso il suo parere.

Due i rischi principali individuati e strettamente correlati tra di loro: uno di tipo giuridico e l’altro economico.

Dal punto di vista giuridico l’approvazione della proposta di direttiva costituirebbe il primo passo per la disapplicazione dell’art. 52 della Convenzione sul brevetto europeo che prevede espressamente il divieto di brevettare il software “in quanto tale”.

Dal punto di vista economico la nuova direttiva potrebbe determinare l’uscita dal mercato informatico delle PMI a causa degli elevati costi attualmente previsti per i brevetti. Esse, difatti, potrebbero vedersi rilegate in nicchie di mercato o costrette ad accettare l’assorbimento dai bisonti dell’informatica.

In effetti, la proposta di direttiva non farebbe altro che “legittimare” l’operato dell’Ufficio brevetti europeo che sembrerebbe aver concesso, sino ad oggi, già 25.000 brevetti ad invenzioni basate su programmi per elaboratori o a programmi per elaboratori in quanto tali(30).

Pertanto, considerato che dal punto di vista giuridico sussistono dei dubbi circa la validità dei brevetti rilasciati dall’Ufficio europeo e che si rende necessario un serio studio di tipo giuridico ed economico sulla tematica in discorso si concorda con il Comitato economico europeo circa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti.

 

NOTE

 

(1) La proposta è stata presentata dalla Commissione il 20 febbraio del 2002 ed è contrassegnata dal n. COM (2002)92. Il documento in pdf ed in lingua italiana è rinvenibile sul sito ufficiale dell’Unione europea all’URL: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92it.pdf.

(2) Il documento di lavoro è rinvenibile sul sito www.europa.eu.int ed è stato pubblicato sulla GUCE dell’11 giugno del 2002.

(3) V. Cass. Civ. n. 1323 del 1986.

(4) V. Parere del 19 settembre del 2002 sul sito istituzionale dell’Unione europea all’URL: http://www.esc.eu.int/script/avis.asp?type=fr .

(5) V. art. 64 quater, comma 3, del R.D. 633 del 1941 meglio noto come legge sul diritto d’autore LDA.

(6) Il paragrafo 1 dell’art. 52 della CBE, difatti, stabilisce che European Patent shall be garanted for any inventions which are susceptible of industrial applications, which are new and which involve an inventive stop.

(7) La stessa legge ha ratificato anche le Convenzioni di Lussemburgo, di Strasburgo e di Washington.

(8) Questa interpretazione trae origine dall’analisi dei Procés verbaux della Conferenza di Monaco.

(9) V. T 0931/1995 decisione dell’8.09.2000.

(10) Nel documento di lavoro della Commissione giuridica e per il mercato interno del giugno del 2002 la medesima sentenza è stata interpretata nel senso di escludere la tutela brevettuale al programma informatico in quanto tale evidenziando che, in questo caso, esso si può avvalere della tutela offerta dal diritto d’autore. La relatrice, nel medesimo documento, evidenzia che un software concepito  per ottenere l’effetto tecnico dell’innovazione brevettata e che utilizza le funzionalità tecniche descritte nel brevetto, può certamente formare oggetto di valida rivendicazione.

(11) Sull’argomento si rinvia alla relazione che accompagna la Proposta di Direttiva COM (2002) 92.

(12) Cfr. “The Economic Impact of Patentability of Computer Programs” il cui testo è rinvenibile sul sito istituzionale dell’Unione europea http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/studyintro.htm.

(13) COM (97) 314 e Boll. 6-1997, punto 1.3.65.

(14) Cfr. COM(1999) 42 e Boll. 1-2/ 1999 punto 1.3.68.

(15) Per mere finalità esaustive si ritiene opportuno ricordare che i libri verdi consentono ai diretti interessati di intervenire in fase di consultazione su un determinato argomento differentemente dai libri bianchi che, invece, costituiscono delle proposte ufficiali.

(16) Sotto il punto di vista giuridico  sono state affrontate le problematiche inerenti la necessità di intervenire con una direttiva e le sue ripercussioni sulla convenzione sul brevetto europeo; il rapporto con la tutela del diritto d’autore ed i vantaggi e gli svantaggi derivanti dalla tutela tramite brevetto o diritto d’autore.

Ai rappresentanti dell’industria e del software libero, invece, sono state rivolte domande inerenti  l’impatto sulle PMI, gli eventuali problemi per il software libero, la quantificazione in termini economici ed occupazionali dei vantaggi e degli svantaggi della brevettabilità del software, circa l’opportunità di riformulare l’art. 6 della direttiva concernente il rapporto tra diritto d’autore e brevetto.

(17) Nel frattempo si sono tenute delle Conferenze, come quella di Monaco del 2000, finalizzate alla revisione della Convenzione sul brevetto europeo del 1973 ed, in particolare, alla soppressione dell’art. 52 CBE che prevede il divieto di brevettabilità di talune opere, tra cui rientrano i programmi per elaboratori in quanto tali.

(18) Il concetto di innovazione viene spesso correlato al numero delle funzionalità integrate in programmi diversi destinati a fini simili. In questo senso v. il menzionato Parere del settembre 2002 del CESE.

(19) V. Art 2, paragrafo 1, lett. B) proposta direttiva  2002/0047 (COD).

(20) Ciò spiegherebbe anche l’ampia diffusione di brevetti rilasciati a business method (metodi commerciali) che, invece, in Europa restano esclusi dalla tutela.

(21) V. I brevetti sulle idee sono inutili e dannosi, di Alessandro Rubini e Stefano Maffulli, Free Software Foundation Europe, in www.ergaomnes.net/percorsi_principale.asp?fonte=Dottrina%20civile-28k

(22) A questo proposito si ricordano la consultazione dell’ottobre del 2000 che è riportata in un documento disponibile sul sito istituzionale dell’Unione europea all’URL: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/soften.pdf e le risposte pubblicate nel luglio del 2001 rinvenibili all’URL http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/softanalyse.pdf.

(23) Le grandi industrie europee, difatti, auspicavano una rapida azione per l’eliminazione delle ambiguità e dell’incertezza giuridica sulla tematica della brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di software.

(24) V. Lo Studio condotto all’Istituto della proprietà intellettuale di Londra per conto della Commissione, concluso nel marzo del 2002, The Economic Impact of Patentability of Computer Programs è rinvenibile all’URL: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/studyintro.htm .

(25) I brevetti sulle idee sono inutili e dannosi, Rubini, Maffulli, cit. Sui software banali v. anche le critiche di sostenitori del brevetto come quelle di Gregory Aharonian, in http://www.eff.org/Intellectual_property/crisis_softpatent.article.

(26) Sull’argomento v. http://www.freepatents.org/examples/education.html .

(27) V. http://www.base.com/software-patents/examples.html.

(28) A questo riguardo v. Il sistema d’esame dei brevetti è intellettualmente falsato, di Gregory Aharonian, maggio 2000, in http://www.bustpatents.com/corrupt.htm.

(29) Il CESE ha una funzione consultiva. Esso viene definito come il luogo di espressione della società civile organizzata a livello europeo.

(30) Il numero dei brevetti rilasciati dall’UEB così come il costo della procedura è molto controverso. Per quanto riguarda il numero di brevetti si parla di una cifra che va  da 10.000 a 50.000. Per quanto riguarda i costi il CESE parla di una cifra che va da 50.000 a 150.000 euro.